摘 要 随着我国社会主义市场经济的发展及成熟，商标标识的巨大商业价值已经突显，并越来越受到人们的重视。商标标识的显著性特征往往能够引导消费者的消费倾向，也是其能够获得成功注册的一个重要条件。但现实是，我国在商标显著性方面的立法并不完善，导致难以应对市场中出现的一些问题。相对而言，美国在可获得显著性商标的注册制度方面是比较完善的，非常值得借鉴。本文拟通过从“双十一”、“国酒茅台”商标之争入手，在对比分析美国相关制度的基础上，提出我国在完善认定商标显著性方面的一些合理化建议。 关键词 商标标识 可获得显著性 功能性限制 不正当竞争 作者简介：孔耀华，西南民族大学法学院，研究方向：知识产权法。 中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2016）01-056-02 一、 问题的提出 2013年，阿里巴巴从商标局陆续获得了“双十一”、“双11网购狂欢节”等带有“双十一”或“双11”字样的系列商标注册权。随着每年11月11日这一“网购狂欢节”的火爆，其他电商企业竞相在这一天开展大规模的促销活动。谁料想，在2014年“双十一”这天到来之前，他们却陆续收到了阿里巴巴发送的律师函。阿里称其享有“双十一”等系列商标的专用权，并禁止其他电商企业在网购促销活动中使用与“双十一”系列商标类似的文字进行宣传，否则将构成侵权。阿里的这一行为立刻引起了极大的争议。2012年7月，商标局发布“国酒茅台”商标的初审公告，正式确认“国酒茅台”商标通过初审。该公告一经发出便在我国白酒行业内引起轩然大波，诸如五粮液、郎酒、剑南春等众多知名酒企纷纷向商标局表示异议，反对将“国酒”注册为商标。两个案例的共同争论点在于：第一，上述之争论商标是否具有足够的显著性存在异议；第二，将上述有争议的商标使用权授予某个企业，有存在不公平竞争的嫌疑。 以上两个案例中所涉争议商标申请之所以被商标局核准，其中很大一部分原因是基于“使用”因素的考虑，这是不言自明的。但同时也反映出，我国在商标标识的显著性认定标准上是不尽完善的。主要表现为两个方面：首先，国内法院在认定商标标识获得显著性方面侧重于考虑商标的识别性、区别性、广告宣传及使用等对商标显著性的影响，对消费者的看法却缺少关注。其次，在可获得显著性商标申请注册时，未能考虑标识的功能性限制，以致不利于公平竞争。 二、 商标的可获得显著性 商标的显著性又称为识别性，它一般能够反映商品或服务的特点，指示或区分商品或服务的来源，防止混淆。因此，标识获得商标保护的核心要件在于其是否有显著性，以便于识别。我国《商标法》中规定，申请注册的商标应当具有显著性，便于识别。在判断一个商标是否具有显著性时，往往需要坚持整体性原则，综合考虑该商标的实际使用情况等各种因素。然而，商标标识的显著性是有强弱之分的，它可以从无到有，由弱到强的变化，反之亦可。一般根据标识显著性的获取方式的不同，可以将其分为固有显著性和通过使用获得的显著性。 获得显著性或称“第二含义”，是指原本缺乏显著性的标识通过连续的、长期的使用而令其产生新的含义，或具备识别商品或服务的功能时，该标识便被视为具备了显著性，从而具备了成为注册商标的条件。商标的获得显著性在《巴黎公约》和《知识产权协定》中都有相应的规定。我国也确认了商标标识可获得显著性的存在，如我国《商标法》规定，一些标志经过使用获得显著性的，并便于区别的，可以作为商标注册。 三、 商标可获得显著性的限制 根据我国《商标法》第11条的相关规定，商标的获得显著性只适用于通用名称标识、描述性标识和其他缺乏显著性的标识。我们知道，通用名称一般是不允许注册成商标的，但是当其在商业使用中产生了一些特殊含义，并因此获得能够辨别商品来源的“第二含义”时，就可以作为商标注册。描述性标识和通用名称是一样的道理，原本它是共有公用的，为了不妨碍其他经营者用来说明自己的产品，是不允许作为商标注册的。但是，长期的商业使用也会赋予其“第二含义”，因而具备了注册的条件。其他缺乏显著性的标识，如单纯的数字、字母、广告语等，一旦因使用而获得了“第二含义”，也可以注册。 虽然这部分标识可以因其获得“第二含义”而注册成商标并受到保护，但是这部分商标专用权的效力范围是受到限制的。比如，只有在他人对该商标的使用存在恶意或不正当使用时，商标注册人才有权禁止。对于他人善意、正当的使用，商标注册人是不能禁止的。就拿“双十一”商标来说，阿里虽然获准注册了“双十一”系列商标，但只要是他人善意、正当的使用，阿里就无权禁止。“国酒茅台”也应如此，只是因其含有“国酒”二字，导致其争论性更大。我国《商标法》第10条规定，诸如国家、国际组织名称、徽记、官方标志等标识，是不适用“第二含义”规则的。“国酒茅台”中的“国酒”是否符合这种情形呢？ 四、美国的相关规定 商标可获得显著性的“第二含义”在美国的发展和应用是比较全面的。美国《兰哈姆法》第2条（f）中规定，“第二义”可以通过5年的排他性、不间断使用而依法获得。另外，由于标识的使用能在该标识与商品之间建立一种来源性关联，如果消费者能够认识到该标识指向某一来源，并因此联想到该标识，这时该标识就成功的产生了“第二含义”。在美国，“第二含义”的证明责任是由提出主张的一方承担的。司法实践中，美国法院在判定某一标识是否获得“第二含义”时，一般会考虑以下证据：即消费者调查、市场上的成功性、持续使用的期间、模仿的企图和广告花费的数额等，不过在这些被考虑的因素中，任意单独的因素是不能对是否产生“第二含义”的判断起决定性作用的。 美国的这些制度是值得我们借鉴的，特别是对消费者调查证据的重视是不可多得的。甚至在有些情况下，单独的消费者调查证据是可以起到决定作用的，这就超出了原规定。其实，标识是否获得了显著性，消费者才具有最终的裁断权。因为消费者是商品或服务的亲身体验者，最有发言权。我国法律中虽有相关规定，却并不完善，也缺乏可操作性，司法实践中极少被重视。 五、商标的功能性限制 所谓商标功能性限制，指如果某一商品或服务的标识对于该商品或服务的使用必不可少，或者会影响到该商品或服务的成本、质量等，那么该标识对于与其相对应的商品或服务来说，就具有了功能性意义，也因此不能被注册成商标。商标的功能性限制，其最初的目的是为了维持知识产权中不同领域权利的平衡，从而促进公平竞争。商标法的立法宗旨就是在于保护消费者的利益，促进市场公平有效的竞争。所以，即使再显著的标识一旦具有了功能性，便不能被注册而受商标法的保护，也包括因获得“第二含义”而具有显著性的标识。 1998年，美国《兰哈姆法》在修改时首次引入了功能性标识不能获得商标注册的规定。如规定，任何总体上具有功能性的标识不能构成商标。其实，在美国得到广泛承认和遵循的事实是，关于商标功能性的含义是与商标实用性大致一致的，其目的是 限制商标保护的界限向专利扩张。但是，社会的发展是不可预期的，时间的脚步会改变一切。如今，商标功能性内涵的变化也是顺理成章的事。美国联邦最高法院在Qualitex案中，就认为商标功能性不仅仅包含实用性，而且也应当包括竞争性。即如果允许某种商品或服务的标识被独占性的使用，会让同行业的其他竞争者处于一种显著的不利于公平竞争的地位，即使这种不利地位与它自身标识的声誉无关，该标识也将被认定为具有功能性，也不能注册成商标。 从这个角度来看，“双十一”和“国酒茅台”被准许注册成商标而独占使用也是欠妥的，会引发相关行业的不公平竞争，使相关竞争者处于一种不利的地位。这就意味着，这些标识实际上是具有功能性的，应当适用商标标识功能性限制规则。 六、完善我国相关制度的建议 （一）引入消费者调查报告制度 标识是否通过使用获得显著性，是否能够在市场中发挥标示和区分作用，最终决定权掌握在消费者手中。正如菲利普教授所言：“对标识获得显著性的使用，应当是作为标明商品或者服务出处的使用；证据的提供必须紧紧围绕这一点，没有标明出处的使用哪怕花费再多也不能作为证据考量，如果有相当比例的消费者通过该标识识别产品出处，且意见调查构成商标显著性的证据，才可以据此作出裁决。”消费者调查报告的重要性是不言而喻的，是认定标识获得显著性的最直接证据。 （二）完善获得显著性标识的功能性认定 获得显著性商标标识的功能性不仅包括实用性，还包括竞争性。而我国在《商标法》中仅规定具有实用性的三维标识不得注册为商标，对获得显著性标识注册时是否要考虑实用性或者需要考虑其是否会带来不正当竞争方面却没有做出相关规定。《商标法》不能沦为某些经营者获取不正当竞争优势的工具，在审查显著性标识的可注册性前，应当专门对其功能性进行论证。由于商标注册的显著性审查的特殊性，欧美很多国家大多在《商标审查指南》中对获得显著性商标注册标准采取专章规定。我国也可以借鉴这种做法，在《商标审查标准》中对商标的显著性及功能性排除规则进行专章规定。 “双十一”本来只是一个日期的表示，如今已成为“单身们的购物狂欢节”，在每年的这一天，聚餐、疯狂购物比比可见。这一现象的形成不是阿里巴巴一家之功劳，社会上众商家的宣传、投入也是不可忽视的。如若单单给予某一个商家“双十一”商标独占许可权，就会破坏市场的公平竞争。“国酒”标识本身具有的荣誉价值并不是茅台公司创造的，授予茅台公司以商标注册权，不符合商标不得具有功能性原则，也不符合市场公平竞争原则。即使从商标标识的可获得显著性角度分析，授予某一经营者“双十一”或“国酒茅台”商标独占使用权也是不可取的。 如今，积极的申请注册商标已成为公司未来发展的重要战略。然而，利益的驱使往往能引起纠纷的出现，阿里巴巴的“双十一”商标之争和茅台公司的“国酒茅台”商标之争等就是很好的例子。我国《商标法》对于商标申请、审查、注册、侵权认定等有一套系统的规定，但是在社会各方面因素的影响下，法律规制不完善的现象在所难免。在商标的显著性认定方面，我们应该学习、借鉴国外的一些好的法律制度，以完善我们的法律制度，从而适应社会的发展需求，在这方面美国就不失为一个很好的借鉴对象。在判断商标因显著性来确定是否获准注册上，消费者的观点是不可忽视的，同时也要考虑诸如功能性限制等来避免商标落入不正当竞争的圈套。 参考文献： [1]吴汉东、胡开忠、董炳和、张今.知识产权法.中国人民大学出版社.2009. [2]国务院法制办公室.中华人民共和国知识产权法典.中国法制出版社.2014. [3]杜颖.商标法中的功能性原则――美国法为中心的初步分析.比较法研究.2009（1）. [4]孔祥俊.商标法适用的基本问题.中国政法大学出版社.2012. [5]黄晖.论商标的基础显著性.知识产权.2011（8）. [6]吴翔、苏雨桐.商标显著性再读.中华商标.2015（1）. [7][美]谢尔登・W・哈尔彭、克雷格・艾伦・纳德、肯尼思・L・波特著.宋慧献译.美国知识产权法原理.商务印书馆.2013. [8]孙南申.美国知识产权法律制度研究.法律出版社.2012.
摘 要 随着我国社会主义市场经济的发展及成熟，商标标识的巨大商业价值已经突显，并越来越受到人们的重视。商标标识的显著性特征往往能够引导消费者的消费倾向，也是其能够获得成功注册的一个重要条件。但现实是，我国在商标显著性方面的立法并不完善，导致难以应对市场中出现的一些问题。相对而言，美国在可获得显著性商标的注册制度方面是比较完善的，非常值得借鉴。本文拟通过从“双十一”、“国酒茅台”商标之争入手，在对比分析美国相关制度的基础上，提出我国在完善认定商标显著性方面的一些合理化建议。 关键词 商标标识 可获得显著性 功能性限制 不正当竞争 作者简介：孔耀华，西南民族大学法学院，研究方向：知识产权法。 中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2016）01-056-02 一、 问题的提出 2013年，阿里巴巴从商标局陆续获得了“双十一”、“双11网购狂欢节”等带有“双十一”或“双11”字样的系列商标注册权。随着每年11月11日这一“网购狂欢节”的火爆，其他电商企业竞相在这一天开展大规模的促销活动。谁料想，在2014年“双十一”这天到来之前，他们却陆续收到了阿里巴巴发送的律师函。阿里称其享有“双十一”等系列商标的专用权，并禁止其他电商企业在网购促销活动中使用与“双十一”系列商标类似的文字进行宣传，否则将构成侵权。阿里的这一行为立刻引起了极大的争议。2012年7月，商标局发布“国酒茅台”商标的初审公告，正式确认“国酒茅台”商标通过初审。该公告一经发出便在我国白酒行业内引起轩然大波，诸如五粮液、郎酒、剑南春等众多知名酒企纷纷向商标局表示异议，反对将“国酒”注册为商标。两个案例的共同争论点在于：第一，上述之争论商标是否具有足够的显著性存在异议；第二，将上述有争议的商标使用权授予某个企业，有存在不公平竞争的嫌疑。 以上两个案例中所涉争议商标申请之所以被商标局核准，其中很大一部分原因是基于“使用”因素的考虑，这是不言自明的。但同时也反映出，我国在商标标识的显著性认定标准上是不尽完善的。主要表现为两个方面：首先，国内法院在认定商标标识获得显著性方面侧重于考虑商标的识别性、区别性、广告宣传及使用等对商标显著性的影响，对消费者的看法却缺少关注。其次，在可获得显著性商标申请注册时，未能考虑标识的功能性限制，以致不利于公平竞争。 二、 商标的可获得显著性 商标的显著性又称为识别性，它一般能够反映商品或服务的特点，指示或区分商品或服务的来源，防止混淆。因此，标识获得商标保护的核心要件在于其是否有显著性，以便于识别。我国《商标法》中规定，申请注册的商标应当具有显著性，便于识别。在判断一个商标是否具有显著性时，往往需要坚持整体性原则，综合考虑该商标的实际使用情况等各种因素。然而，商标标识的显著性是有强弱之分的，它可以从无到有，由弱到强的变化，反之亦可。一般根据标识显著性的获取方式的不同，可以将其分为固有显著性和通过使用获得的显著性。 获得显著性或称“第二含义”，是指原本缺乏显著性的标识通过连续的、长期的使用而令其产生新的含义，或具备识别商品或服务的功能时，该标识便被视为具备了显著性，从而具备了成为注册商标的条件。商标的获得显著性在《巴黎公约》和《知识产权协定》中都有相应的规定。我国也确认了商标标识可获得显著性的存在，如我国《商标法》规定，一些标志经过使用获得显著性的，并便于区别的，可以作为商标注册。 三、 商标可获得显著性的限制 根据我国《商标法》第11条的相关规定，商标的获得显著性只适用于通用名称标识、描述性标识和其他缺乏显著性的标识。我们知道，通用名称一般是不允许注册成商标的，但是当其在商业使用中产生了一些特殊含义，并因此获得能够辨别商品来源的“第二含义”时，就可以作为商标注册。描述性标识和通用名称是一样的道理，原本它是共有公用的，为了不妨碍其他经营者用来说明自己的产品，是不允许作为商标注册的。但是，长期的商业使用也会赋予其“第二含义”，因而具备了注册的条件。其他缺乏显著性的标识，如单纯的数字、字母、广告语等，一旦因使用而获得了“第二含义”，也可以注册。 虽然这部分标识可以因其获得“第二含义”而注册成商标并受到保护，但是这部分商标专用权的效力范围是受到限制的。比如，只有在他人对该商标的使用存在恶意或不正当使用时，商标注册人才有权禁止。对于他人善意、正当的使用，商标注册人是不能禁止的。就拿“双十一”商标来说，阿里虽然获准注册了“双十一”系列商标，但只要是他人善意、正当的使用，阿里就无权禁止。“国酒茅台”也应如此，只是因其含有“国酒”二字，导致其争论性更大。我国《商标法》第10条规定，诸如国家、国际组织名称、徽记、官方标志等标识，是不适用“第二含义”规则的。“国酒茅台”中的“国酒”是否符合这种情形呢？ 四、美国的相关规定 商标可获得显著性的“第二含义”在美国的发展和应用是比较全面的。美国《兰哈姆法》第2条（f）中规定，“第二义”可以通过5年的排他性、不间断使用而依法获得。另外，由于标识的使用能在该标识与商品之间建立一种来源性关联，如果消费者能够认识到该标识指向某一来源，并因此联想到该标识，这时该标识就成功的产生了“第二含义”。在美国，“第二含义”的证明责任是由提出主张的一方承担的。司法实践中，美国法院在判定某一标识是否获得“第二含义”时，一般会考虑以下证据：即消费者调查、市场上的成功性、持续使用的期间、模仿的企图和广告花费的数额等，不过在这些被考虑的因素中，任意单独的因素是不能对是否产生“第二含义”的判断起决定性作用的。 美国的这些制度是值得我们借鉴的，特别是对消费者调查证据的重视是不可多得的。甚至在有些情况下，单独的消费者调查证据是可以起到决定作用的，这就超出了原规定。其实，标识是否获得了显著性，消费者才具有最终的裁断权。因为消费者是商品或服务的亲身体验者，最有发言权。我国法律中虽有相关规定，却并不完善，也缺乏可操作性，司法实践中极少被重视。 五、商标的功能性限制 所谓商标功能性限制，指如果某一商品或服务的标识对于该商品或服务的使用必不可少，或者会影响到该商品或服务的成本、质量等，那么该标识对于与其相对应的商品或服务来说，就具有了功能性意义，也因此不能被注册成商标。商标的功能性限制，其最初的目的是为了维持知识产权中不同领域权利的平衡，从而促进公平竞争。商标法的立法宗旨就是在于保护消费者的利益，促进市场公平有效的竞争。所以，即使再显著的标识一旦具有了功能性，便不能被注册而受商标法的保护，也包括因获得“第二含义”而具有显著性的标识。 1998年，美国《兰哈姆法》在修改时首次引入了功能性标识不能获得商标注册的规定。如规定，任何总体上具有功能性的标识不能构成商标。其实，在美国得到广泛承认和遵循的事实是，关于商标功能性的含义是与商标实用性大致一致的，其目的是 限制商标保护的界限向专利扩张。但是，社会的发展是不可预期的，时间的脚步会改变一切。如今，商标功能性内涵的变化也是顺理成章的事。美国联邦最高法院在Qualitex案中，就认为商标功能性不仅仅包含实用性，而且也应当包括竞争性。即如果允许某种商品或服务的标识被独占性的使用，会让同行业的其他竞争者处于一种显著的不利于公平竞争的地位，即使这种不利地位与它自身标识的声誉无关，该标识也将被认定为具有功能性，也不能注册成商标。 从这个角度来看，“双十一”和“国酒茅台”被准许注册成商标而独占使用也是欠妥的，会引发相关行业的不公平竞争，使相关竞争者处于一种不利的地位。这就意味着，这些标识实际上是具有功能性的，应当适用商标标识功能性限制规则。 六、完善我国相关制度的建议 （一）引入消费者调查报告制度 标识是否通过使用获得显著性，是否能够在市场中发挥标示和区分作用，最终决定权掌握在消费者手中。正如菲利普教授所言：“对标识获得显著性的使用，应当是作为标明商品或者服务出处的使用；证据的提供必须紧紧围绕这一点，没有标明出处的使用哪怕花费再多也不能作为证据考量，如果有相当比例的消费者通过该标识识别产品出处，且意见调查构成商标显著性的证据，才可以据此作出裁决。”消费者调查报告的重要性是不言而喻的，是认定标识获得显著性的最直接证据。 （二）完善获得显著性标识的功能性认定 获得显著性商标标识的功能性不仅包括实用性，还包括竞争性。而我国在《商标法》中仅规定具有实用性的三维标识不得注册为商标，对获得显著性标识注册时是否要考虑实用性或者需要考虑其是否会带来不正当竞争方面却没有做出相关规定。《商标法》不能沦为某些经营者获取不正当竞争优势的工具，在审查显著性标识的可注册性前，应当专门对其功能性进行论证。由于商标注册的显著性审查的特殊性，欧美很多国家大多在《商标审查指南》中对获得显著性商标注册标准采取专章规定。我国也可以借鉴这种做法，在《商标审查标准》中对商标的显著性及功能性排除规则进行专章规定。 “双十一”本来只是一个日期的表示，如今已成为“单身们的购物狂欢节”，在每年的这一天，聚餐、疯狂购物比比可见。这一现象的形成不是阿里巴巴一家之功劳，社会上众商家的宣传、投入也是不可忽视的。如若单单给予某一个商家“双十一”商标独占许可权，就会破坏市场的公平竞争。“国酒”标识本身具有的荣誉价值并不是茅台公司创造的，授予茅台公司以商标注册权，不符合商标不得具有功能性原则，也不符合市场公平竞争原则。即使从商标标识的可获得显著性角度分析，授予某一经营者“双十一”或“国酒茅台”商标独占使用权也是不可取的。 如今，积极的申请注册商标已成为公司未来发展的重要战略。然而，利益的驱使往往能引起纠纷的出现，阿里巴巴的“双十一”商标之争和茅台公司的“国酒茅台”商标之争等就是很好的例子。我国《商标法》对于商标申请、审查、注册、侵权认定等有一套系统的规定，但是在社会各方面因素的影响下，法律规制不完善的现象在所难免。在商标的显著性认定方面，我们应该学习、借鉴国外的一些好的法律制度，以完善我们的法律制度，从而适应社会的发展需求，在这方面美国就不失为一个很好的借鉴对象。在判断商标因显著性来确定是否获准注册上，消费者的观点是不可忽视的，同时也要考虑诸如功能性限制等来避免商标落入不正当竞争的圈套。 参考文献： [1]吴汉东、胡开忠、董炳和、张今.知识产权法.中国人民大学出版社.2009. [2]国务院法制办公室.中华人民共和国知识产权法典.中国法制出版社.2014. [3]杜颖.商标法中的功能性原则――美国法为中心的初步分析.比较法研究.2009（1）. [4]孔祥俊.商标法适用的基本问题.中国政法大学出版社.2012. [5]黄晖.论商标的基础显著性.知识产权.2011（8）. [6]吴翔、苏雨桐.商标显著性再读.中华商标.2015（1）. [7][美]谢尔登・W・哈尔彭、克雷格・艾伦・纳德、肯尼思・L・波特著.宋慧献译.美国知识产权法原理.商务印书馆.2013. [8]孙南申.美国知识产权法律制度研究.法律出版社.2012.