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美国专利侵权案件中的不诚信行为抗辩 作者：王晫
来源：《中国知识产权》2013年第11期
2013年10月14日，美国联邦巡回上诉法院对智力无线公司（Intellect Wireless，Inc.）诉HTC公司（HTC Corporation）专利侵权案作出二审判决，维持了一审法院（伊利诺伊州北区联邦法院）驳回智力无线公司诉讼请求的判决。该案所涉及的专利是智力无线公司享有的一项通过无线方式传输图像和呼叫者信息的方法，发明人是智力无限公司的创始人亨德森（Daniel Henderson）先生。法院认为亨德森在涉案专利的申请过程中故意提供了虚假信息，并且在专利申请过程中始终没有承认其提供的信息是虚假的。法院在该案中确定了不诚信行为
（Inequitable Conduct）抗辩的证明标准，即通过提供清晰的和令人信服的证据证明信息的隐瞒或欺骗行为是故意的，并且该信息对于专利授权起到实质作用。这也许将改变联邦巡回法院以往对于不诚信行为证明标准的不确定态度。
在美国，按照2011年9月16日《美国发明法案》修改之前的专利法，与我国发明授权体现的“先申请”原则不同，发明专利授予最先作出发明创造的发明人，即“先发明”原则。为了证明自己是最先提出涉案专利所保护的技术方案的人，专利权人亨德森需要证明在现有技术之前已经公开提出过所保护的技术方案。为此，亨德森向审查员陈述本专利所保护的技术方案在1993年7月已经实施并在一个会议上展示过，但证据显示本专利所保护的技术方案从来没有实施过。并且，法院指出这些错误陈述在整个专利申请过程中从来没有向审查员指出过或者修改过。在同族其他专利的申请过程中，亨德森向审查员陈述其已经制造出了能够显示通过无线传输信息的装置，但实际上该装置只是为了展示的需要而预装了信息。因此，法院认为亨德森作出虚假陈述是故意的，并且如果没有上述虚假陈述，本专利申请将由于现有技术的障碍而无法获得授权。综上，法院归纳了两点不诚信行为的证明标准：1、虚假陈述或隐瞒了对专利授权起实质性作用的信息；2、前述虚假陈述或隐瞒行为是在故意误导或者欺骗美国专利商标局（PTO），即包括了客观要件和主观要件。
在专利文件的撰写过程中，为了满足专利法对于说明书充分公开的要求，专利申请人需要充分披露本专利的背景技术、完整的技术方案、所要解决的技术问题以及能够达到的技术效果，美国的专利法进一步要求申请人披露最优选的实施例。另外，美国专利法要求申请的专利需要满足新颖性和非显而易见性的要求，并且发明应当授予最先公开提供技术方案的人，而不是最先提出专利申请的人。专利申请人在申请过程中将向专利审查部门针对上述信息作出声明，这些声明应当是真实的，申请人如果为了获得专利授权而作出虚假的陈述或者故意隐瞒重要事实，那么即使获得授权也不能够实施该专利。那么何为与专利有效性有实质性关联的信息，笔者认为至少包括下列信息：在先专利情况、抵触申请情况、出版物公开情况、使用公开情况、同族专利申请情况、相关专利诉讼情况等等。在美国专利司法实践中，法院形成了误导性技术信息和遗漏性技术信息的三个检验标准：首先是“要不是的”主观检验标准：在
Waterman-Bic Pen Corp. v. W.A. Sheaffer Pen Co一案中，法院认为被控侵权人需证明要不是专利申请人的错误陈述，专利就不会颁发。另外，法院一般不会考虑专利申请人向专利局陈述时
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美国专利侵权案件中的不诚信行为抗辩 作者：王晫
来源：《中国知识产权》2013年第11期
2013年10月14日，美国联邦巡回上诉法院对智力无线公司（Intellect Wireless，Inc.）诉HTC公司（HTC Corporation）专利侵权案作出二审判决，维持了一审法院（伊利诺伊州北区联邦法院）驳回智力无线公司诉讼请求的判决。该案所涉及的专利是智力无线公司享有的一项通过无线方式传输图像和呼叫者信息的方法，发明人是智力无限公司的创始人亨德森（Daniel Henderson）先生。法院认为亨德森在涉案专利的申请过程中故意提供了虚假信息，并且在专利申请过程中始终没有承认其提供的信息是虚假的。法院在该案中确定了不诚信行为
（Inequitable Conduct）抗辩的证明标准，即通过提供清晰的和令人信服的证据证明信息的隐瞒或欺骗行为是故意的，并且该信息对于专利授权起到实质作用。这也许将改变联邦巡回法院以往对于不诚信行为证明标准的不确定态度。
在美国，按照2011年9月16日《美国发明法案》修改之前的专利法，与我国发明授权体现的“先申请”原则不同，发明专利授予最先作出发明创造的发明人，即“先发明”原则。为了证明自己是最先提出涉案专利所保护的技术方案的人，专利权人亨德森需要证明在现有技术之前已经公开提出过所保护的技术方案。为此，亨德森向审查员陈述本专利所保护的技术方案在1993年7月已经实施并在一个会议上展示过，但证据显示本专利所保护的技术方案从来没有实施过。并且，法院指出这些错误陈述在整个专利申请过程中从来没有向审查员指出过或者修改过。在同族其他专利的申请过程中，亨德森向审查员陈述其已经制造出了能够显示通过无线传输信息的装置，但实际上该装置只是为了展示的需要而预装了信息。因此，法院认为亨德森作出虚假陈述是故意的，并且如果没有上述虚假陈述，本专利申请将由于现有技术的障碍而无法获得授权。综上，法院归纳了两点不诚信行为的证明标准：1、虚假陈述或隐瞒了对专利授权起实质性作用的信息；2、前述虚假陈述或隐瞒行为是在故意误导或者欺骗美国专利商标局（PTO），即包括了客观要件和主观要件。
在专利文件的撰写过程中，为了满足专利法对于说明书充分公开的要求，专利申请人需要充分披露本专利的背景技术、完整的技术方案、所要解决的技术问题以及能够达到的技术效果，美国的专利法进一步要求申请人披露最优选的实施例。另外，美国专利法要求申请的专利需要满足新颖性和非显而易见性的要求，并且发明应当授予最先公开提供技术方案的人，而不是最先提出专利申请的人。专利申请人在申请过程中将向专利审查部门针对上述信息作出声明，这些声明应当是真实的，申请人如果为了获得专利授权而作出虚假的陈述或者故意隐瞒重要事实，那么即使获得授权也不能够实施该专利。那么何为与专利有效性有实质性关联的信息，笔者认为至少包括下列信息：在先专利情况、抵触申请情况、出版物公开情况、使用公开情况、同族专利申请情况、相关专利诉讼情况等等。在美国专利司法实践中，法院形成了误导性技术信息和遗漏性技术信息的三个检验标准：首先是“要不是的”主观检验标准：在
Waterman-Bic Pen Corp. v. W.A. Sheaffer Pen Co一案中，法院认为被控侵权人需证明要不是专利申请人的错误陈述，专利就不会颁发。另外，法院一般不会考虑专利申请人向专利局陈述时