浅析商业方法的可专利性判断
【摘要】商业方法发明不同于纯粹的智力活动规则和方法，实施的效果不因实施人的主观认知和智力差异而不确定。商业方法不应被视为智力活动的规则和方法而被排除在可专利客体范围之外。商业方法被授予专利不仅在理论上可能，而且是适用实践的需要和世界知识产权保护的趋势。对于商业方法的专利判断应该在传统的专利判断三性的基础上予以考量。专利三性的判断是决定商业方法专利能否被授予专利的决定要素。专利三性是一个逻辑递进的判断过程。作为发展中的中国，为了适应知识产权战略的需要，对商业方法予以专利保护实属必须。但是，同时也应该看到目前发达国家企业在我国商业方法专利跑马圈地的情况，以做好应对准备。1
【关键字】 商业方法 专利客体 专利三性
商业方法所谓“商业方法专利”(BMP：Business Method Patent)，简单来说就是对商业方法授予的专利权，是指将商业活动的一般经营、管理规则与信息网络技术、计算机软、硬件相结合申请的专利。商业方法专利一般包括：通过计算机辅助实现的管理、经营或运作一个企业或组织的方法，业务运作与操作技术，以及计算机辅助实现的金融(财务)数据处理过程。从目前各国金融业的实践来看，商业方法专利已经涉及到了金融信息的收集与处理、金融业务的管理、金融产品与服务的销售，以及金融创新活动等主要金融活动。对于信息和知识密集型的金融业而言，商业方法构成了金融活动的主要内容。2 1990年代末曾备受关注的商业模式专利的先驱——“一键下单(one-click)”，于2012年3月在日本正式获批。美国亚马逊于1997年9月在美国提出了一键下单专利申请，作为与购物网站和内容发送服务等相关的基本专利之一，该专利受到业界的广泛1 董潇丽：《国外知识产权战略对我国的启示》载于《法制与社会》2010年11期 2
关注。此项专利在日本正式获批后，可能会给在日本迅速普及的智能手机和平板终端相关业务带来巨大影响。3为此，我们必须认识到商业方法在对国民经济方面的巨大促进作用，也必须做好充分的思想准备以面对外国企业在我国大规模申请商业方法专利的形势。
一、商业方法是否属于专利的客体
传统上将商业方法视为智力活动的规则和方法，由于其抽象性，主观性，无法得到法律的保护。如我国《专利法》第25条规定：对下列各项，不授予利权：“„„ （二）智力活动的规则和方法；„„”《专利审查指南（2010）》第二部分第一章不授予专利权的申请4.2规定：“智力活动，是指人的思维运动，它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，或者必须经过人的思维运动作为媒介，间接地作用于自然产生结果。智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。它既不符合专利法第二条第二款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的情形。”但同时，审查指南区分了单纯的智力活动规则和包含技术特征的智力活动规则。因此，单纯利用思维，没有采用技术手段或利用自然规律，未解决技术问题和产生技术效果，不是专利保护的客体范围。这些判断标准对传统意义上的商业方法适用，传统商业方法依靠的是人为的思维操作和口头经验传授，通过纸质媒体进行，主观性显著，但是随着计算机技术、电子商务的产生和发展,某些商业方法、商业方法软件和系统逐渐向客观的方向发展,其运作不需要人类思维活动的参与,只需为其提供客观的信息,便能通过系统及软件的独立运行产生体、实用的结果。它们脱离的抽象性，采用了技术手段，它们能够直接应用于商业实践,产生实际的经济价值。4如利用计算机网络实现股票或现金交易的方法,电视购物方法、网上银行转账处理等，这些商业方法、软件及系统利用了自动化手段,已具备了技术特征,产生了较强的技术性、实用性效果,同时与之相配套的安3 访问网站：http://www.c114.net/news/213/a685503.html。访问日期2013年一月一日 4
全保障技术、资金流转技术、信息分析技术都是或多或少解决了技术问题，产生了技术效果，不再是非专利客体。而且实务操作中我国也产生了商业方法专利其中比较典型的是花旗银行的数据管理计算机系统和操作该系统的方法对专利的申请保护。花旗银行自1992年开始先后提交了19项专利申请，其中大部分为商业方法专利的申请，涉及到“电子货币系统、数据管理计算机系统和操作该系统的方法和用信托代理机进行商业支付的系统和方法”5。这就从理论上和从实际上肯定了在我国授予商业方法以专利的可能性。并且自1908年美国的Hotel Security Chec-king Co. v. Lorraine Co.案起，到2000年年在日内瓦召开的世界知识产权会议，商业方法的可专利性及专利权利问题，经过近一百年的争论与实践，已在一定程度上达成共识：与计算机软件相结合的商业方法，应当受到专利法的保护。6既然国内理论和国际共识都要把商业方法予以专利保护。那么对于商业方法应该如何进行可专利性判断呢？既然商业方法规定在传统的专利法的框架之内，那么我们认为，商业方法也应该遵循传统的专利三性判断规制：实用性、新颖性、创造性。并且不属于专利法的排除规定。从这个逻辑来看，上文在进行商业方法的理论分析之时已经把不可专利予以了排除分析，那么在商业方法的可专利性中，关键的问题就是三性判断。
二、商业方法的专利三性判断
（1）实用性
实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。7对于任何一个申请专利来说，实用性都是首先要进行判断的。实用性即时有用性，是指一个待申请专利能够产生积极效果。并且实用性也规定了没有使用性的一些情形：缺乏技术手段、违背自然规律、利用独特的自然条件完成的技术解决方案、无积极效果。8对于这四个方面来说，显然对于一个商业方法来说都是具备的。商业方法的特性是利用技术机技术解决特定5 李岩泽 《商业方法的可专利性分析》 中国政法大学硕士论文。2012年一月
6 吴伟光：《商业方法发明可专利性研究》，载《网络法律评论》2010年1期。转引至何侃 《商业方法可专利性审查研究—— Bilski案后的问题与发展》南京大学硕士论文。
7 知识产权上课课件 8
领域的技术问题。技术手段在目前实践中都认为具备，而对于积极效果来说，只要一个商业方法能够投入到网络之中应用，即一般能产生积极效果。因此商业方法的实用性判断并不是一个很大的问题，也不是阻碍商业方法成为专利的主要原因。
（2）新颖性
新颖性，该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。在新颖性的判断中，主要是两个条件一是属于现有技术，二是不属于抵触申请。各国关于商业方法专利新颖性的定义大致相似，其实质在于如果一项商业方法类发明没有落入现有技术的范畴，那么该项发明就是新的发明，也就满足了新颖性条件。当然在商业方法专利新颖的判断中，是否存在抵触申请也十分关键，但是，往往抵触申请的技术内容很容易获知，也就容易进行判定。9考虑一个专利是否具有新颖性，要遵循一些基本的判断原则，具体的表现为时间标准、地域标准、公开标准、现有技术的可获知标准。而对于商业方法专利来说，判断其是否具有新颖性，其时间标准在我国是申请日，而地域标准时在世界范围内。第三次商标法修改把新颖性标准改为绝对新颖性标准，提高了新颖性的层次。判断一个商业方法的新颖性时同时要假设一个判断主体。在我国是所属技术领域的技术人员。所属技术领域的技术人员对于一个专利是否具有新颖性的判断是一个对于新颖性更高要求的判断。同时要遵循两大原则：整体相同原则和单独对比原则。10
（3）创造性
创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。对于任何一个待审专利来说，创造性的审查无疑是最不确定的，也是决定一个待审专利能够授权的最后一个步骤，和实用性和新颖性相比。创造性的审查更具有主观因素的影响，因为其即基于所属技术领域的技术人员的判断的。但是这中判断并不是主观的任意妄为，而是基于一系列的条件予以考虑的。基于中国法的规定，一个专利是否具有创造性，应该是所属技术领域的技术人员对于9 芦慧 《商业方法专利新颖性问题研究》 中国政法大学硕士论文 2006年 10
待审专利进行判断，评价其是否是现有技术，是否容易想到，是否对于现有技术的简单改变。
关于现有技术。在商业方法专利审查中，新颖性与创造性都要以现有技术为基准来进行判断。因此，现有技术的正确判断是商业方法发明审查的关键。一般发明对现有技术的判断通过对本国专利文献、外国专利文献等进行检索来判断。而商业方法发明作为一项新兴的发明，是以前被排除在专利保护之外的，因此，商业方法的专利文献很有限。并且商业方法发明涉及多个领域，这也对商业方法专利现有技术的判断增加难度。11
关于所属领域的技术人员。在商业方法专利审查的实践中，创造性要件的判断是通过人们的主观思维作出的。为了尽量使创造性的判断更加客观，各国均对所属领域技术人员有明确商业方法专利创造性要件的判断标准研究规定。由于商业方法专利不仅涉及计算机领域还涉及金融、管理、商业等领域，这就对所属领域技术人员的判断增加难度。这其实是对专利审查员的个人业务的要求。
一项发明要想获得专利权一般要经过两步:第一步看该发明是否属于专利法规定的客体，第二步是该发明是否具有专利法规定的三性即新颖性、创造性、实用性。12
在我国取得专利发明，是要通过实用性、新颖性、创造性审查的，这三性的审查并不是混乱的，从时间上是存在先后的逻辑顺序的。13实用性的审查是在新颖性和创造性之前进行的。专利申请在具备实用性之后，还必须进行新颖性和创造性的审查才能取得专利。之所以要求专利申请必须具有新颖性，是因为专利制度的目地就是为了通过技术公开和推广应用以促进科技进步创新。如果作为专利申请的发明创造，已为公众所知晓，就没有必要授予专利。既然要进行新颖性的判断，就存在对比对象的问题。在进行新颖性审查之后才进一步判断创造性。因为新颖性涉及的是新旧的问题，而创造性关系到新的程度的问题，新发明应当达到一定程度才具备创造性。因此，从时间和逻辑上来讲，新颖性审查应当在创造性审查之前进行，新颖性审查构成了创造性审查的基础和前提。综上，尽管对于任何一项专利来说，专利的三项实质条件是一个有机的整体，缺一不可。 11 胡文凯 刘坤 刘静怡：《专利创造性的判断》载于《知识产权》2012年第10期 12 宋世玉 《商业方法创造性要件的判断标准研究》 兰州大学硕士论文 2012年4月 13
在对于商业方法专利时，我们也遵循着这样的基本逻辑。首先，确定了商业方法专利是我国专利法的保护范围，并不是专利法第二十五条所排出的客体。而且说明了商业方法专利的实践要求和世界趋势。其次我们从专利的三性角度出发，具体分析了在涉及专利三性的过程中，商业方法是否具有致命的弱点，以使其不能被授予专利的可能，显然这是没有的。最后作为一个知识产权战略，各个国家和企业都纷纷的用商业方法专利来跑马圈地，一垄断专利的实施，达到竞争优势地位。我国企业和理论界应该高度重视这样情形。以配合我国的知识产权国家战略，达到促进知识产权战略发展的目的。
【总结】
商业方法专利的提出不过短短的几十年，但是伴随着计算机网络技术的发展，大规模网上交易的出现，大批量的金融领域业务创新。商业方法专利越来越成为一个企业或是一个行业兴衰成败的关键因素。对于我国这样一个发展中国家来说，如何既对商业方法专利进行保护，同时又不阻碍我国的网络交易和金融服务，特别是在目前我国科学技术水平还很低，创新能力不强的情况下，具有重要的意义。
浅析商业方法的可专利性判断
【摘要】商业方法发明不同于纯粹的智力活动规则和方法，实施的效果不因实施人的主观认知和智力差异而不确定。商业方法不应被视为智力活动的规则和方法而被排除在可专利客体范围之外。商业方法被授予专利不仅在理论上可能，而且是适用实践的需要和世界知识产权保护的趋势。对于商业方法的专利判断应该在传统的专利判断三性的基础上予以考量。专利三性的判断是决定商业方法专利能否被授予专利的决定要素。专利三性是一个逻辑递进的判断过程。作为发展中的中国，为了适应知识产权战略的需要，对商业方法予以专利保护实属必须。但是，同时也应该看到目前发达国家企业在我国商业方法专利跑马圈地的情况，以做好应对准备。1
【关键字】 商业方法 专利客体 专利三性
商业方法所谓“商业方法专利”(BMP：Business Method Patent)，简单来说就是对商业方法授予的专利权，是指将商业活动的一般经营、管理规则与信息网络技术、计算机软、硬件相结合申请的专利。商业方法专利一般包括：通过计算机辅助实现的管理、经营或运作一个企业或组织的方法，业务运作与操作技术，以及计算机辅助实现的金融(财务)数据处理过程。从目前各国金融业的实践来看，商业方法专利已经涉及到了金融信息的收集与处理、金融业务的管理、金融产品与服务的销售，以及金融创新活动等主要金融活动。对于信息和知识密集型的金融业而言，商业方法构成了金融活动的主要内容。2 1990年代末曾备受关注的商业模式专利的先驱——“一键下单(one-click)”，于2012年3月在日本正式获批。美国亚马逊于1997年9月在美国提出了一键下单专利申请，作为与购物网站和内容发送服务等相关的基本专利之一，该专利受到业界的广泛1 董潇丽：《国外知识产权战略对我国的启示》载于《法制与社会》2010年11期 2
关注。此项专利在日本正式获批后，可能会给在日本迅速普及的智能手机和平板终端相关业务带来巨大影响。3为此，我们必须认识到商业方法在对国民经济方面的巨大促进作用，也必须做好充分的思想准备以面对外国企业在我国大规模申请商业方法专利的形势。
一、商业方法是否属于专利的客体
传统上将商业方法视为智力活动的规则和方法，由于其抽象性，主观性，无法得到法律的保护。如我国《专利法》第25条规定：对下列各项，不授予利权：“„„ （二）智力活动的规则和方法；„„”《专利审查指南（2010）》第二部分第一章不授予专利权的申请4.2规定：“智力活动，是指人的思维运动，它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，或者必须经过人的思维运动作为媒介，间接地作用于自然产生结果。智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。它既不符合专利法第二条第二款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的情形。”但同时，审查指南区分了单纯的智力活动规则和包含技术特征的智力活动规则。因此，单纯利用思维，没有采用技术手段或利用自然规律，未解决技术问题和产生技术效果，不是专利保护的客体范围。这些判断标准对传统意义上的商业方法适用，传统商业方法依靠的是人为的思维操作和口头经验传授，通过纸质媒体进行，主观性显著，但是随着计算机技术、电子商务的产生和发展,某些商业方法、商业方法软件和系统逐渐向客观的方向发展,其运作不需要人类思维活动的参与,只需为其提供客观的信息,便能通过系统及软件的独立运行产生体、实用的结果。它们脱离的抽象性，采用了技术手段，它们能够直接应用于商业实践,产生实际的经济价值。4如利用计算机网络实现股票或现金交易的方法,电视购物方法、网上银行转账处理等，这些商业方法、软件及系统利用了自动化手段,已具备了技术特征,产生了较强的技术性、实用性效果,同时与之相配套的安3 访问网站：http://www.c114.net/news/213/a685503.html。访问日期2013年一月一日 4
全保障技术、资金流转技术、信息分析技术都是或多或少解决了技术问题，产生了技术效果，不再是非专利客体。而且实务操作中我国也产生了商业方法专利其中比较典型的是花旗银行的数据管理计算机系统和操作该系统的方法对专利的申请保护。花旗银行自1992年开始先后提交了19项专利申请，其中大部分为商业方法专利的申请，涉及到“电子货币系统、数据管理计算机系统和操作该系统的方法和用信托代理机进行商业支付的系统和方法”5。这就从理论上和从实际上肯定了在我国授予商业方法以专利的可能性。并且自1908年美国的Hotel Security Chec-king Co. v. Lorraine Co.案起，到2000年年在日内瓦召开的世界知识产权会议，商业方法的可专利性及专利权利问题，经过近一百年的争论与实践，已在一定程度上达成共识：与计算机软件相结合的商业方法，应当受到专利法的保护。6既然国内理论和国际共识都要把商业方法予以专利保护。那么对于商业方法应该如何进行可专利性判断呢？既然商业方法规定在传统的专利法的框架之内，那么我们认为，商业方法也应该遵循传统的专利三性判断规制：实用性、新颖性、创造性。并且不属于专利法的排除规定。从这个逻辑来看，上文在进行商业方法的理论分析之时已经把不可专利予以了排除分析，那么在商业方法的可专利性中，关键的问题就是三性判断。
二、商业方法的专利三性判断
（1）实用性
实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。7对于任何一个申请专利来说，实用性都是首先要进行判断的。实用性即时有用性，是指一个待申请专利能够产生积极效果。并且实用性也规定了没有使用性的一些情形：缺乏技术手段、违背自然规律、利用独特的自然条件完成的技术解决方案、无积极效果。8对于这四个方面来说，显然对于一个商业方法来说都是具备的。商业方法的特性是利用技术机技术解决特定5 李岩泽 《商业方法的可专利性分析》 中国政法大学硕士论文。2012年一月
6 吴伟光：《商业方法发明可专利性研究》，载《网络法律评论》2010年1期。转引至何侃 《商业方法可专利性审查研究—— Bilski案后的问题与发展》南京大学硕士论文。
7 知识产权上课课件 8
领域的技术问题。技术手段在目前实践中都认为具备，而对于积极效果来说，只要一个商业方法能够投入到网络之中应用，即一般能产生积极效果。因此商业方法的实用性判断并不是一个很大的问题，也不是阻碍商业方法成为专利的主要原因。
（2）新颖性
新颖性，该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。在新颖性的判断中，主要是两个条件一是属于现有技术，二是不属于抵触申请。各国关于商业方法专利新颖性的定义大致相似，其实质在于如果一项商业方法类发明没有落入现有技术的范畴，那么该项发明就是新的发明，也就满足了新颖性条件。当然在商业方法专利新颖的判断中，是否存在抵触申请也十分关键，但是，往往抵触申请的技术内容很容易获知，也就容易进行判定。9考虑一个专利是否具有新颖性，要遵循一些基本的判断原则，具体的表现为时间标准、地域标准、公开标准、现有技术的可获知标准。而对于商业方法专利来说，判断其是否具有新颖性，其时间标准在我国是申请日，而地域标准时在世界范围内。第三次商标法修改把新颖性标准改为绝对新颖性标准，提高了新颖性的层次。判断一个商业方法的新颖性时同时要假设一个判断主体。在我国是所属技术领域的技术人员。所属技术领域的技术人员对于一个专利是否具有新颖性的判断是一个对于新颖性更高要求的判断。同时要遵循两大原则：整体相同原则和单独对比原则。10
（3）创造性
创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。对于任何一个待审专利来说，创造性的审查无疑是最不确定的，也是决定一个待审专利能够授权的最后一个步骤，和实用性和新颖性相比。创造性的审查更具有主观因素的影响，因为其即基于所属技术领域的技术人员的判断的。但是这中判断并不是主观的任意妄为，而是基于一系列的条件予以考虑的。基于中国法的规定，一个专利是否具有创造性，应该是所属技术领域的技术人员对于9 芦慧 《商业方法专利新颖性问题研究》 中国政法大学硕士论文 2006年 10
待审专利进行判断，评价其是否是现有技术，是否容易想到，是否对于现有技术的简单改变。
关于现有技术。在商业方法专利审查中，新颖性与创造性都要以现有技术为基准来进行判断。因此，现有技术的正确判断是商业方法发明审查的关键。一般发明对现有技术的判断通过对本国专利文献、外国专利文献等进行检索来判断。而商业方法发明作为一项新兴的发明，是以前被排除在专利保护之外的，因此，商业方法的专利文献很有限。并且商业方法发明涉及多个领域，这也对商业方法专利现有技术的判断增加难度。11
关于所属领域的技术人员。在商业方法专利审查的实践中，创造性要件的判断是通过人们的主观思维作出的。为了尽量使创造性的判断更加客观，各国均对所属领域技术人员有明确商业方法专利创造性要件的判断标准研究规定。由于商业方法专利不仅涉及计算机领域还涉及金融、管理、商业等领域，这就对所属领域技术人员的判断增加难度。这其实是对专利审查员的个人业务的要求。
一项发明要想获得专利权一般要经过两步:第一步看该发明是否属于专利法规定的客体，第二步是该发明是否具有专利法规定的三性即新颖性、创造性、实用性。12
在我国取得专利发明，是要通过实用性、新颖性、创造性审查的，这三性的审查并不是混乱的，从时间上是存在先后的逻辑顺序的。13实用性的审查是在新颖性和创造性之前进行的。专利申请在具备实用性之后，还必须进行新颖性和创造性的审查才能取得专利。之所以要求专利申请必须具有新颖性，是因为专利制度的目地就是为了通过技术公开和推广应用以促进科技进步创新。如果作为专利申请的发明创造，已为公众所知晓，就没有必要授予专利。既然要进行新颖性的判断，就存在对比对象的问题。在进行新颖性审查之后才进一步判断创造性。因为新颖性涉及的是新旧的问题，而创造性关系到新的程度的问题，新发明应当达到一定程度才具备创造性。因此，从时间和逻辑上来讲，新颖性审查应当在创造性审查之前进行，新颖性审查构成了创造性审查的基础和前提。综上，尽管对于任何一项专利来说，专利的三项实质条件是一个有机的整体，缺一不可。 11 胡文凯 刘坤 刘静怡：《专利创造性的判断》载于《知识产权》2012年第10期 12 宋世玉 《商业方法创造性要件的判断标准研究》 兰州大学硕士论文 2012年4月 13
在对于商业方法专利时，我们也遵循着这样的基本逻辑。首先，确定了商业方法专利是我国专利法的保护范围，并不是专利法第二十五条所排出的客体。而且说明了商业方法专利的实践要求和世界趋势。其次我们从专利的三性角度出发，具体分析了在涉及专利三性的过程中，商业方法是否具有致命的弱点，以使其不能被授予专利的可能，显然这是没有的。最后作为一个知识产权战略，各个国家和企业都纷纷的用商业方法专利来跑马圈地，一垄断专利的实施，达到竞争优势地位。我国企业和理论界应该高度重视这样情形。以配合我国的知识产权国家战略，达到促进知识产权战略发展的目的。
【总结】
商业方法专利的提出不过短短的几十年，但是伴随着计算机网络技术的发展，大规模网上交易的出现，大批量的金融领域业务创新。商业方法专利越来越成为一个企业或是一个行业兴衰成败的关键因素。对于我国这样一个发展中国家来说，如何既对商业方法专利进行保护，同时又不阻碍我国的网络交易和金融服务，特别是在目前我国科学技术水平还很低，创新能力不强的情况下，具有重要的意义。