专利知识系列讲座
韩晓春
106、 实用新型创造性的判断
专利法对发明和实用新型的创造性标准有不同的规定，对发明创造性的要求是“突出的实质性特点和显著的进步”，而对实用新型创造性的要求是“实质性特点和进步”，区别在于实用新型少了“突出”和“显著”两个条件。把握实用新型创造性标准和把握发明专利创造性标准一样，不可“死抠”文字，而要从发明专利和实用新型专利制度两者产生的背景上理解其创造性的差异。实用新型制度设立的目的各国均是为了保护小发明，保护本国个人或小企业的发明创造。因此，在逻辑上实用新型的创造性标准应当比发明专利低一些。实行实用新型制度的国家或地区，对发明和实用新型创造性的标准均有区别，只是在文字表述上各有特点，但意思差不多。如日本专利法第29条规定发明专利创造性标准是“轻易（easily ）作出发明时没有创造性”，而日本实用新型法第3条规定实用新型“非常轻易（exceedingly easily）作出设计时没有创造性”（日本实用新型是单独立法）。再如台湾地区专利法第22条规定：发明专利“能轻易完成时”没有创造性。而第93条规定：新型专利（实用新型）“显能轻易完成时”没有创造性（注１）。可以这样认为，上述几种表述仅仅是措词的不同，表达的意思其实是相同的，即都包含了这样三层意思：一是发明和实用新型在创造性标准上是不同的；二是实用新型的创造性标准要低于发明创造性标准；三是实用新型创造性标准仅比发明低一点。至于低的这一点到底有多大，是无法量化的。原因是实用新型的创造性标准和发明创造性标准一样，也是高度抽象的开放性概念。发明专利在判断创造性时，需要审查员结合具体案件进行裁量，将高度抽象的标准具体化。而实用新型在判断创造性时同样要求审查员结合具体案件进行裁量，同样是将高度抽象的标准具体化（实用新型不进行实审，其创造性判断通常在评价报告或无效程序中进行）。因此，实用新型创造性标准到底比发明专利低多少，不是一个理论问题，而是一个实践操作中把握的问题。但是，为了便于审查员、代理人及申请人操作，审查指南在无效审查部分还是尽量给出一些下位的供参考的标准：一是两者不同体现在把握现有技术的宽窄不一样，在判断现有技术是否存在“技术启示”时，“对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域”。“对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示， 例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域”（注2）。意思是说，相比发明专利而言，实用新型一般仅考虑本实用新型所属领域是否给出了
技术启示，如果没有给出技术启示，应当认为有创造性。而发明则还要看相近或相关领域是否给出技术启示，如果相关领域给出技术启示，该发明仍将没有创造性。体现在无效程序中，实用新型创造性的标准要低于发明专利的标准。就是说在相同的情况下，实用新型可能具有创造性而不被无效掉，但如果换成发明，可能就没创造性了要被无效掉了。另外一个创造性判断上的区别是：判断两者创造性时，所引述的对比文件的数量上有区别。认为“对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性”。意思是说，通常情况下，否定一项实用新型专利权的创造性，引述的对比文件不超过两份，如果超过了两份，恰恰说明其具有创造性。而否定一项发明专利可以引述两份以上的对比文件，以此来区别和把握实用新型的创造性标准略低于发明专利。当然，审查指南中给出的这些标准适用的条件均是通常情况，遇到个案特殊情况时，还要个案进行判断，而不能机械照搬。
在我国，发明专利申请和实用新型专利申请不能相互转换，除非通过优先权的形式。但根据日本法的规定，发明和实用新型可以相互转换。从日本发明专利申请可以转化为实用新型申请来看，也可以看出发明专利与实用新型专利在创造性上的区别。根据日本实用新型法第10条的规定，发明专利申请可以在三种情况下转化为实用新型申请。其中一种情况就是发明专利申请因为创造性被驳回后，可以在驳回后的30天内转换为实用新型专利申请。转换成实用新型申请后，仍保留发明专利申请的申请日，基于实用新型不进行实质审查，该申请显然可以被授予实用新型权。但在行使权利时，权利人必须向日本专利局要求技术评价报告，该报告就创造性的结论将不受发明专利实审结果的影响，即有可能作出该实用新型具有创造性的结论，但也有可能作出不具有创造性的结论。这说明如果发明专利申请因为创造性通不过时，转换成实用新型后或许可以通过。总之，实用新型制度主要是为了保护小发明而创设的一项制度，采用实用新型制度的大多为本国人、包括中、小企业。所以，在判断实用新型创造性时，既要考虑和发明专利创造性的区别，也要平衡与公众利益的关系。标准过低将损害公众利益，而标准与发明没有区别又不能体现实用新型制度的优点，而如何正确的把握该标准，只能通过个案的判断才能体现。
注１：参见曾陈明汝著《两岸暨欧美专利法》所附台湾地区专利法，人民大学出版社 2007年5月出版
注2：参见2010年版专利审查指南第4部分第6章
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106、 实用新型创造性的判断
专利法对发明和实用新型的创造性标准有不同的规定，对发明创造性的要求是“突出的实质性特点和显著的进步”，而对实用新型创造性的要求是“实质性特点和进步”，区别在于实用新型少了“突出”和“显著”两个条件。把握实用新型创造性标准和把握发明专利创造性标准一样，不可“死抠”文字，而要从发明专利和实用新型专利制度两者产生的背景上理解其创造性的差异。实用新型制度设立的目的各国均是为了保护小发明，保护本国个人或小企业的发明创造。因此，在逻辑上实用新型的创造性标准应当比发明专利低一些。实行实用新型制度的国家或地区，对发明和实用新型创造性的标准均有区别，只是在文字表述上各有特点，但意思差不多。如日本专利法第29条规定发明专利创造性标准是“轻易（easily ）作出发明时没有创造性”，而日本实用新型法第3条规定实用新型“非常轻易（exceedingly easily）作出设计时没有创造性”（日本实用新型是单独立法）。再如台湾地区专利法第22条规定：发明专利“能轻易完成时”没有创造性。而第93条规定：新型专利（实用新型）“显能轻易完成时”没有创造性（注１）。可以这样认为，上述几种表述仅仅是措词的不同，表达的意思其实是相同的，即都包含了这样三层意思：一是发明和实用新型在创造性标准上是不同的；二是实用新型的创造性标准要低于发明创造性标准；三是实用新型创造性标准仅比发明低一点。至于低的这一点到底有多大，是无法量化的。原因是实用新型的创造性标准和发明创造性标准一样，也是高度抽象的开放性概念。发明专利在判断创造性时，需要审查员结合具体案件进行裁量，将高度抽象的标准具体化。而实用新型在判断创造性时同样要求审查员结合具体案件进行裁量，同样是将高度抽象的标准具体化（实用新型不进行实审，其创造性判断通常在评价报告或无效程序中进行）。因此，实用新型创造性标准到底比发明专利低多少，不是一个理论问题，而是一个实践操作中把握的问题。但是，为了便于审查员、代理人及申请人操作，审查指南在无效审查部分还是尽量给出一些下位的供参考的标准：一是两者不同体现在把握现有技术的宽窄不一样，在判断现有技术是否存在“技术启示”时，“对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域”。“对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示， 例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域”（注2）。意思是说，相比发明专利而言，实用新型一般仅考虑本实用新型所属领域是否给出了
技术启示，如果没有给出技术启示，应当认为有创造性。而发明则还要看相近或相关领域是否给出技术启示，如果相关领域给出技术启示，该发明仍将没有创造性。体现在无效程序中，实用新型创造性的标准要低于发明专利的标准。就是说在相同的情况下，实用新型可能具有创造性而不被无效掉，但如果换成发明，可能就没创造性了要被无效掉了。另外一个创造性判断上的区别是：判断两者创造性时，所引述的对比文件的数量上有区别。认为“对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性”。意思是说，通常情况下，否定一项实用新型专利权的创造性，引述的对比文件不超过两份，如果超过了两份，恰恰说明其具有创造性。而否定一项发明专利可以引述两份以上的对比文件，以此来区别和把握实用新型的创造性标准略低于发明专利。当然，审查指南中给出的这些标准适用的条件均是通常情况，遇到个案特殊情况时，还要个案进行判断，而不能机械照搬。
在我国，发明专利申请和实用新型专利申请不能相互转换，除非通过优先权的形式。但根据日本法的规定，发明和实用新型可以相互转换。从日本发明专利申请可以转化为实用新型申请来看，也可以看出发明专利与实用新型专利在创造性上的区别。根据日本实用新型法第10条的规定，发明专利申请可以在三种情况下转化为实用新型申请。其中一种情况就是发明专利申请因为创造性被驳回后，可以在驳回后的30天内转换为实用新型专利申请。转换成实用新型申请后，仍保留发明专利申请的申请日，基于实用新型不进行实质审查，该申请显然可以被授予实用新型权。但在行使权利时，权利人必须向日本专利局要求技术评价报告，该报告就创造性的结论将不受发明专利实审结果的影响，即有可能作出该实用新型具有创造性的结论，但也有可能作出不具有创造性的结论。这说明如果发明专利申请因为创造性通不过时，转换成实用新型后或许可以通过。总之，实用新型制度主要是为了保护小发明而创设的一项制度，采用实用新型制度的大多为本国人、包括中、小企业。所以，在判断实用新型创造性时，既要考虑和发明专利创造性的区别，也要平衡与公众利益的关系。标准过低将损害公众利益，而标准与发明没有区别又不能体现实用新型制度的优点，而如何正确的把握该标准，只能通过个案的判断才能体现。
注１：参见曾陈明汝著《两岸暨欧美专利法》所附台湾地区专利法，人民大学出版社 2007年5月出版
注2：参见2010年版专利审查指南第4部分第6章
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