从专利分析的角度看四类专利检索的特征
罗啸,于立彪,尹海霞
(北京国之专利预警咨询中心,北京国之专利预警咨询中心,专利局光电技术发明审查部)
摘要:专利检索是检索思路和检索技巧并重的一项工作,针对不同的分析目标,专利检索将呈现出各不相同的典型特征。本文避开就检索谈检索的模式,不对检索技巧进行探讨,而是从专利性分析、无效分析、侵权分析和专题技术分析中对专利文献的选择要求来反观与之相对的四类检索的典型特征,用对比分析的方法使四类检索在概念形态上更为清晰,从而为执行不同类型专利检索的人士理顺检索思路提供一些参考。最后,通过分析案例来具体呈现各类检索在实际操作中的要点。
关键词:专利检索 专利分析 特征 对比
专利检索是专利审查、专利无效、专利诉讼以及专利信息分析和预警工作的重要基础,检索质量对工作成败具有决定性影响,因此,专利检索工作受到不同岗位专利工作者的重视。但是,由于专利检索具有很强的实践性和专业性,常常有人把不同类型的专利检索混为一谈,或者因为对不同类型专利分析的目标认识不清,而不能有效地完成专利检索任务,现有已公开的关于专利检索和分析的论文中还没有专门针对不同类型检索与分析工作的比较研究,也没有从分析视角来看专利检索工作的论述。
一、四类专利检索简析。
1、专利性检索。专利性检索是为判断一项拟申请发明或者实用新型专利的发明创造(新的技术方案)是否具备专利法意义上的新颖性、创造性而进行的检索,因为发明专利只有经过实质审查才可能被授予专利权,因此,专利性检索有时也被称为“专利授权前景检索”。为了使专利性检索具有可操作性,通常要先对发明创造的技术要点进行描述,大致区分现有技术部分和做出创新的部分,并着重对被认为做出创新的技术内容部分进行检索,一旦检索到能够影响该发明创造新颖性和创造性的现有技术就可以中止检索了1。专利性检索的最佳方式是专利审查员常用的“块检索”2[1],直接指向最易出现目标专利文献的集合;在商用1 在专利代理工作中,为了撰写保护范围较大的权利要求,需要尽可能全面地了解与核心技术方案相关的现有技术,因此也可以适当扩大检索范围。
2 在块检索中,一个检索块代表一个基本检索要素的关键词或者分类号信息组合,不同块之间通过逻辑运算来获得目标专利文献。
数据库中,也有根据语义相似度开发的计算机智能检索3。
2、专利无效检索。无效检索是为了向专利复审委员会提出专利无效宣告请求而提前做的专利检索。无效检索的目标很明确,即找出已经被授予专利权的专利被无效的主要理由——能够破坏专利权利要求的新颖性和创造性的现有技术,因此,该类检索在策略上与专利性检索十分接近。其区别在于无效检索直接面向的是已经被授予专利权的专利,而专利性检索面向的是一项专利性不明确的新的技术方案;此外,无效申请人要提供足够充分的证据,其主张才容易被专利复审委员会接受,因此无论是否已检索到相关证据,该证据应当足够充分,而专利性检索则是检到最接近的现有技术即可,需要全面检索的前提是没有检索到影响目标技术方案新颖性和创造性的现有技术。
3、专利侵权检索4。严格意义上的专利侵权检索特指为了规避侵权风险所做的对潜在侵权专利的检索,属于专利风险预警意义上的检索。广义的专利侵权检索则还包括对例如律师警告函中明确提到的专利进行确认的检索,如专利是否存在的检索、专利法律状态是否为有效的检索等。专利具有地域性,因此,专利侵权检索首先要确定检索区域,即,产品或技术方案在哪个国家或者区域存在侵权风险;其次,从理论上来说,要穷尽对该国或者区域的检索,以保证产品或者技术方案不侵犯该国或区域的任何有效专利(包括已授权专利和审查待授权的专利申请)的权利5。
专利侵权检索是要检索出独立权利要求保护范围覆盖产品技术方案的有效专利,因此,要秉承由内而外扩展检索的思路,首先采用类似专利性检索的方式获得技术相似度高的全部专利文献,然后在一定程度上扩展检索范围并在保留目标文献时考虑其保护范围是否可能覆盖待评估的技术方案,例如,有的专利保护主题为“一种干式套管”,对同类产品,也有的保护主题为“一种电气设备”。
4、专题技术检索。专题技术检索是对某一技术专题下的全部或部分指定范围的专利文献进行的检索,其目的是为了全面了解该技术专题的技术创新现状和专利保护状况,或者是为了跟踪竞争对手的研发动向,也可能是为新产品开发过程中提高研发起点和初步防止专利侵权。好的专题技术检索通常需要采用组合检索策略[2],而不宜采用单一检索方式。
为保证专题技术检索结果完整,应采用一定的方法来验证检索结果的全面性和准确性[3]。 3
4 参考网站:http://www.patentics.com 包括防范专利侵权风险的检索和分析是否侵犯自有专利权的检索,第二种情况是专利拥有数量较大的专利权人的知识产权专员可以开展的工作。
5 实践中,考虑到提起专利诉讼的可能性主要来自于竞争对手,并且对一项承载较多技术的复杂产品开展侵权风险检索和分析工作量比较大的情况下,为了减少工作量,也可以在进一步缩小的检索范围内进行检索,例如针对主要竞争对手在该国或者区域内的专利进行风险排查等。
下表对上述四种与专利有关的检索进行对比。
表1 四类专利检索典型特征比较 检索类型
检索对象
检索目标
检索范围
难度
预警环节
中止条件
法律状态
推荐检索
策略
用途 专利性检索 技术方案 专利无效检索 权利要求 专利侵权检索 技术方案 评价是否落入权利要求保护范围指定国家、区域高
是 查全 考虑 块检索 保障产品不侵权专题技术检索 技术专题 专利布局分析 不限 中 是 查全 根据需要考虑 组合检索 研发参考、技术
追踪、竞争情报评价技术方案的评价权利要求的新颖性、创造性 新颖性、创造性不限 中 是
查准 不考虑 块检索 评估专利的授权前景 不限 高 否 相对查全 不考虑 块检索 扫除壁垒,拓展市场
二、案例分析
1.产品和方案描述
国内某宠物用品企业A的一款新产品-“便携式宠物饮水头”拟上市销售,目标市场是中国和美国。该产品具有如下的结构(见下图1、2):
包括相互配合连接且连通的出水部3和瓶口连接部1,在瓶口连接部1内壁设有一个内螺纹或者两个不同内径的内螺纹11或12,用于连接固定规格的水瓶;在瓶口连接部1的下端面上凸设有带外螺纹的管体14,管体14的底壁开设有过中心线的一字槽16;出水部3包括底部开设有开口31的壳体,开口31与所述管体14同轴,在开口31和管体14底端之间设置有不锈钢球32,开口31上设置有硅胶密封圈33。
图1 本产品结构图 图2 本产品实物图
2.专利侵权风险评估
该公司市场部要求法务部出具该产品在中国和美国的专利侵权风险调查报告。法务部知识产权经理经过专利侵权检索,发现有如下一些具有出水前端和出水后端的类似本产品的专利(或专利申请)。 公开(公布)号 表2 专利侵权风险检索结果及判断 独立权利要求 侵权分析
一种宠物饮水器,包括水箱、
出水管和出水端头,出水管的前端
连接于水箱,出水管的后端连接于
出水端头的前端,出水端头的后端
设置有一出水口,其特征在于:出
水端头的空腔内自由放置有一弹性
橡胶球,出水口的内壁面设置有一
密封配合部,弹性橡胶球的球面抵
顶于密封配合部。 除了“弹性橡胶球”,本产品覆盖了该权利要求的其他全部技术特征,但是说明书中明确陈述了“弹性橡胶球”相对于不锈钢珠的优势,因此本产品不落入其保护范围 结论 CN102669002A 有效申请 不侵权
CN101642058B
US6758165B
有效专利 一种流动控制装置,包括:(a)构成且尺度为用于与一流体容器配合的盖元件;(b)相对于所述盖元件可动地安装的顶盖,所述顶盖限定本产品覆盖该权利要求一中心开口;及(c)卡在所述盖元件的全部技术特征,属于与所述顶盖之间的球,所述球尺寸相同侵权的情形 为阻碍流体通过所述中心开口;其中,可通过相对于所述盖元件旋转
所述顶盖而建立不同的流动间隙。
一种流动控制装置,包括:(a)构成且尺度为用于与一流体容器配
合的盖元件,所说的盖部件包括多
个环绕设置在其内表面的棘齿;(b)
相对于所述盖元件可动地安装的顶盖,所述顶盖限定一中心开口,并
包括至少一个限定在内表面的齿,当顶盖安装到所述的盖部件时,所
述的至少一个齿与所述棘齿相配
合;及(c)卡在所述盖元件与所述顶
盖之间的球,所述球尺寸为阻碍流
体通过所述中心开口;其中,可通
过相对于所述盖元件旋转所述顶盖
而建立不同的流动间隙;其中,所
述的棘齿在盖部件内表面的整个圆
周上延伸,相邻一对棘齿之间有缝
隙。
(略) 高侵权风险 US7117818B 有效专利 除了“设置在盖部件内表面的棘齿630”及相关技术特征外(参见附图16)外,本产品覆盖了该权利要求的其他技术特征,因此不落入其保护范围 不侵权US6293226B1
失效专利 本产品覆盖该权利要求的全部技术特征
本产品不能覆盖权利要不侵权不侵权US[1**********]A1 (略)
有效申请
求的部分技术特征
通过上述分析可见,目前的产品无论在中国还是在美国都存在严重的专利侵权风险,并且这些专利的权利人都是美国的梅迪亚洛尔有限责任公司(MEDIALORE LLC),经查实,梅迪亚洛尔有限责任公司的子公司Pet
Top Product LLC是一家专业生产高端宠物饮水器的公司,产品面向全球,除美国外,在中国、欧洲、澳大利亚、加拿大也都有专利布局。下图是其产品结构图和产品实物图。
图3 PET TOP产品结构图 图4 PET TOP产品实物图
从产品结构来看,本产品与PET TOP具有明显差别,但是由于在2003年提出申请的美国专利US6758165B撰写了一个很大的保护范围,因此,这类产品都将落入其保护范围,虽然国内企业的产品具有独特的内部结构,仍然落入其保护范围,若出口美国或在国内销售必将与PET TOP产生竞争,侵权风险将非常高。此外,从产品外观看,两类产品非常近似,由此也会引发外观设计存在专利侵权风险的思考,但本文在此不作分析。
上述案例对专利侵权检索的启示是:
(1)高风险专利的保护主题可能并非产品常用的表达方式,本案中专利保护的是“流动控制装置”,这与“宠物饮水器”的表达相去甚远,并且国外一些专利常常会选择一个比较宽泛的主题表述。
(2)检索中,由于关键词选择的原因,可能会漏检一些关键专利,这对侵权检索是致命的,因此,专利侵权检索要适当扩大检索范围,比如本案中的基本检索要素有“水”,会扩展到“液体”、“饮料”等关键词,但若不扩展到“流体”则可能无法获得目标专利。
(3)善用追踪检索策略。对于具有类似产品大量上市的同质竞争对手,要特别关注,可用追踪该竞争对手,去全面了解其专利保护状况。
(4)全部同类产品的相关专利都是目标专利,对同类但结构存在差异的产品的专利,要仔细查看其独立权利要求的保护范围。
(5)分析前,首先确认专利法律状态,仅对有效的专利或申请进行分析,
避免因分析失效专利而付出不必要的劳动。
3.专利性检索和分析
A公司法务部在得知本产品存在上述高度侵权风险的结论后,决定委托中介机构开展专利性检索和分析,并对产品实施专利保护,为赴美出口做好准备。中介机构经过检索,发现除表2中列举的专利文献外,还得到另外的现有技术如下列表3所示。
表3 现有技术列表 文献号
实施方案描述
如下图5,宠物饮水设备包括互相连接
配合的盖部件10(相当于本产品的瓶口
连接部1)和套管40(相当于本产品的
出水部3);在盖部件10的内壁有配合
瓶口用的螺纹,盖部件10的下端有管
12设有螺纹端13(相当于本产品的管体
14);套管40的端部同轴开设有通孔
42,其中设置小球30和起到密封作用的
垫片14。 区别技术特征
结论 US6293226B1 管体14的底壁开设有过中心线的一字槽16;球32是不锈钢球; 未完全公开本产品方案,是最接近的现有技术
如下图6,宠物饮水分配盖包括上套管
部件20(相当于本产品瓶口连接部1)
和中套管部件30(相当于本产品的出水
部3);在上套管部件20的内壁设有螺
纹25,用于连接水瓶;在上套管部件20US[1**********]A1 的下端部突出端22(相当于本产品的管
体14)外围设有螺纹24;中套管部件
30包括在其底部同轴开设的开口36,并在开口36和突出端23之间装设有分配
球40。 管体14的底壁开设有过中心未完全公线的一字槽16;开本产品硅胶密封圈33;方案 球32是不锈钢球
图5 US6293226B的产品结构图 图6 US[1**********]A1的产品结构图
通过与现有技术比较,从区别技术特征来看,“不锈钢球”、“硅胶密封圈”都属于现有技术范畴,“管体14的底壁开设有过中心线的一字槽16”是为了避免动物饮水过程中,钢球抵接管体14下端后封堵水流通道,可认为是对现有技术的改进之一;另一改进点在于,为了匹配更多标准型号的水瓶口,本产品在“瓶口连接部”内面设置了两个不同口径的螺纹。但是,以上区别技术特征是否能被认为对现有技术做出贡献的部分还未可知,还需要专利审查与答辩的博弈。
上述案例对专利性检索的启示是:
(1)区别于侵权检索,专利性检索以检索到最接近现有技术为目标,比对分析本产品或技术方案相对于现有技术的区别技术特征,并由技术人员来衡量这些区别对现有技术是否做出了贡献,以决定是否申报专利,以及申报何种类型的专利。
(2)专利性检索一般不必考虑专利文献的权利要求公开的技术方案,而是考虑利用其描述最详尽的实施例来批露产品技术方案已被公开到何种程度。
(3)不考虑专利法律状态,全部相关专利文献都需要分析。
4.无效检索和分析
该公司法务部知识产权经理分析上述专利性检索结果,认为仅由以上“两个区别技术特征”难以使本产品在美国成功申请专利,因此,决定再次改进设计方案。并制定了按照原方案在国内申请实用新型,按照改进方案在美国申请发明专利的布局策略。在原技术方案基础上增加了“内螺纹直径更大的连接头2,并且连接头2可沿连接体1的外壁上下移动”。改进的技术方案如下图7所示。
图7 本产品改进的技术方案
在国内提交的实用新型申请的独立权利要求为:
一种饮水装置,其特征在于:包括相互配合连接且连通的出水部(3)和瓶口连接部(1),瓶口连接部包括内壁由上而下依次设有大直径内螺纹、小直径内螺纹的连接体;所述连接体的下端面上凸设有带外螺纹的管体(14);出水部包
括底部开设有开口的壳体,开口与所述管体同轴设置;所述壳体内壁设有与管体外螺纹相配合的内螺纹,开口与管体底端之间设有球体。
从属权利要求进一步限定了“所述管体的底壁上开设有过中心线的一字槽”。 该实用新型专利授权后,国内另一竞争企业B认为独立权利要求对其已推向市场的某型产品构成威胁,遂决定对该实用新型专利提起无效。
从前述专利性检索的结果可知,上述独立权利要求相对于最接近的现有技术的区别在于“在瓶口连接部内壁设置了大直径和小直径的内螺纹”以匹配不同口径的水瓶,由于在已检索到的其他相关专利文献中未公开该技术特征,因此还需要在现有技术中寻找能够与最接近的现有技术结合该技术特征的技术启示,本文对此不作深究。
上述案例分析对无效检索的启示是:
(1)无效检索可根据需要,选择部分无效或者全部无效,从而节省工作量,提高可操作性。本案仅针对独立权利要求提起无效即可。
(2)用专利性检索的方式,在检索到充足的证据后,即可中止检索;不必像侵权检索一样做到全面检索。
(3)无效检索针对的是权利要求描述的相对比较宽泛的技术方案,因此,专利性检索的结果全部可用,但反之则不然。
5.专题技术检索
企业A意识到随着宠物用品市场的繁荣,宠物饮水器必将成为未来的市场热点,决定开展专题技术检索。
拟采用的检索思路是:首先对“宠物”、“饮水”两个基本检索要素进行充分表达,然后结合分类号用类似“块检索”的策略进行初检、筛选、分类;然后对重点关注的“便携滚珠式饮水器”进行检索,并特别用“瓶”或“便携”作为限定关键词;最后对统计分析出的重要专利权人进行补充检索。通过上述的一组检索,得到如下检索结果。
由上述检索过程可见,由于目标是要全面获得专题下的检索结果,与另外三类聚焦式的检索思路不同,专题技术检索采用的是发散式的检索思路。
三、小结
理解各类检索结果将在其对应的分析中扮演何种角色,是形成检索指导思想的关键;有了指导思想,就不至于在检索中迷失方向。
专利性检索由于受法律状态、检索范围、检索目标等因素的限制较少,相对容易操作,是企业或代理机构从业人员提升专利申请质量的重要环节;在熟悉专利性检索后,再扩展到实践目标指向性明确专利无效检索,更为合理;专题技术检索实质上是采用了根据专题特点制定的组合检索策略的检索,其重点是组合检索策略的制定和调整,和根据专题技术架构对目标专利文献的筛选和聚类;专利侵权检索相对比较困难,相对于专利性检索需要转换思路,不再是从现有技术中寻找最接近目标技术方案的对比文献,而是寻找能使目标技术方案落入其保护范围或者目标技术方案能够覆盖其独立权利要求全部技术特征的有效专利。
参考文献:
[1] 孟俊娥,周胜生. 专利检索策略及应用[M]. 北京:知识产权出版社,2010.
[2] 罗啸. 企业开展专题技术专利信息分析的检索策略探讨[J]. 电子知识产权,2013年5月号.
[3] 杨铁军. 专利分析实务手册[M]. 北京,知识产权出版社,2012.
从专利分析的角度看四类专利检索的特征
罗啸,于立彪,尹海霞
(北京国之专利预警咨询中心,北京国之专利预警咨询中心,专利局光电技术发明审查部)
摘要:专利检索是检索思路和检索技巧并重的一项工作,针对不同的分析目标,专利检索将呈现出各不相同的典型特征。本文避开就检索谈检索的模式,不对检索技巧进行探讨,而是从专利性分析、无效分析、侵权分析和专题技术分析中对专利文献的选择要求来反观与之相对的四类检索的典型特征,用对比分析的方法使四类检索在概念形态上更为清晰,从而为执行不同类型专利检索的人士理顺检索思路提供一些参考。最后,通过分析案例来具体呈现各类检索在实际操作中的要点。
关键词:专利检索 专利分析 特征 对比
专利检索是专利审查、专利无效、专利诉讼以及专利信息分析和预警工作的重要基础,检索质量对工作成败具有决定性影响,因此,专利检索工作受到不同岗位专利工作者的重视。但是,由于专利检索具有很强的实践性和专业性,常常有人把不同类型的专利检索混为一谈,或者因为对不同类型专利分析的目标认识不清,而不能有效地完成专利检索任务,现有已公开的关于专利检索和分析的论文中还没有专门针对不同类型检索与分析工作的比较研究,也没有从分析视角来看专利检索工作的论述。
一、四类专利检索简析。
1、专利性检索。专利性检索是为判断一项拟申请发明或者实用新型专利的发明创造(新的技术方案)是否具备专利法意义上的新颖性、创造性而进行的检索,因为发明专利只有经过实质审查才可能被授予专利权,因此,专利性检索有时也被称为“专利授权前景检索”。为了使专利性检索具有可操作性,通常要先对发明创造的技术要点进行描述,大致区分现有技术部分和做出创新的部分,并着重对被认为做出创新的技术内容部分进行检索,一旦检索到能够影响该发明创造新颖性和创造性的现有技术就可以中止检索了1。专利性检索的最佳方式是专利审查员常用的“块检索”2[1],直接指向最易出现目标专利文献的集合;在商用1 在专利代理工作中,为了撰写保护范围较大的权利要求,需要尽可能全面地了解与核心技术方案相关的现有技术,因此也可以适当扩大检索范围。
2 在块检索中,一个检索块代表一个基本检索要素的关键词或者分类号信息组合,不同块之间通过逻辑运算来获得目标专利文献。
数据库中,也有根据语义相似度开发的计算机智能检索3。
2、专利无效检索。无效检索是为了向专利复审委员会提出专利无效宣告请求而提前做的专利检索。无效检索的目标很明确,即找出已经被授予专利权的专利被无效的主要理由——能够破坏专利权利要求的新颖性和创造性的现有技术,因此,该类检索在策略上与专利性检索十分接近。其区别在于无效检索直接面向的是已经被授予专利权的专利,而专利性检索面向的是一项专利性不明确的新的技术方案;此外,无效申请人要提供足够充分的证据,其主张才容易被专利复审委员会接受,因此无论是否已检索到相关证据,该证据应当足够充分,而专利性检索则是检到最接近的现有技术即可,需要全面检索的前提是没有检索到影响目标技术方案新颖性和创造性的现有技术。
3、专利侵权检索4。严格意义上的专利侵权检索特指为了规避侵权风险所做的对潜在侵权专利的检索,属于专利风险预警意义上的检索。广义的专利侵权检索则还包括对例如律师警告函中明确提到的专利进行确认的检索,如专利是否存在的检索、专利法律状态是否为有效的检索等。专利具有地域性,因此,专利侵权检索首先要确定检索区域,即,产品或技术方案在哪个国家或者区域存在侵权风险;其次,从理论上来说,要穷尽对该国或者区域的检索,以保证产品或者技术方案不侵犯该国或区域的任何有效专利(包括已授权专利和审查待授权的专利申请)的权利5。
专利侵权检索是要检索出独立权利要求保护范围覆盖产品技术方案的有效专利,因此,要秉承由内而外扩展检索的思路,首先采用类似专利性检索的方式获得技术相似度高的全部专利文献,然后在一定程度上扩展检索范围并在保留目标文献时考虑其保护范围是否可能覆盖待评估的技术方案,例如,有的专利保护主题为“一种干式套管”,对同类产品,也有的保护主题为“一种电气设备”。
4、专题技术检索。专题技术检索是对某一技术专题下的全部或部分指定范围的专利文献进行的检索,其目的是为了全面了解该技术专题的技术创新现状和专利保护状况,或者是为了跟踪竞争对手的研发动向,也可能是为新产品开发过程中提高研发起点和初步防止专利侵权。好的专题技术检索通常需要采用组合检索策略[2],而不宜采用单一检索方式。
为保证专题技术检索结果完整,应采用一定的方法来验证检索结果的全面性和准确性[3]。 3
4 参考网站:http://www.patentics.com 包括防范专利侵权风险的检索和分析是否侵犯自有专利权的检索,第二种情况是专利拥有数量较大的专利权人的知识产权专员可以开展的工作。
5 实践中,考虑到提起专利诉讼的可能性主要来自于竞争对手,并且对一项承载较多技术的复杂产品开展侵权风险检索和分析工作量比较大的情况下,为了减少工作量,也可以在进一步缩小的检索范围内进行检索,例如针对主要竞争对手在该国或者区域内的专利进行风险排查等。
下表对上述四种与专利有关的检索进行对比。
表1 四类专利检索典型特征比较 检索类型
检索对象
检索目标
检索范围
难度
预警环节
中止条件
法律状态
推荐检索
策略
用途 专利性检索 技术方案 专利无效检索 权利要求 专利侵权检索 技术方案 评价是否落入权利要求保护范围指定国家、区域高
是 查全 考虑 块检索 保障产品不侵权专题技术检索 技术专题 专利布局分析 不限 中 是 查全 根据需要考虑 组合检索 研发参考、技术
追踪、竞争情报评价技术方案的评价权利要求的新颖性、创造性 新颖性、创造性不限 中 是
查准 不考虑 块检索 评估专利的授权前景 不限 高 否 相对查全 不考虑 块检索 扫除壁垒,拓展市场
二、案例分析
1.产品和方案描述
国内某宠物用品企业A的一款新产品-“便携式宠物饮水头”拟上市销售,目标市场是中国和美国。该产品具有如下的结构(见下图1、2):
包括相互配合连接且连通的出水部3和瓶口连接部1,在瓶口连接部1内壁设有一个内螺纹或者两个不同内径的内螺纹11或12,用于连接固定规格的水瓶;在瓶口连接部1的下端面上凸设有带外螺纹的管体14,管体14的底壁开设有过中心线的一字槽16;出水部3包括底部开设有开口31的壳体,开口31与所述管体14同轴,在开口31和管体14底端之间设置有不锈钢球32,开口31上设置有硅胶密封圈33。
图1 本产品结构图 图2 本产品实物图
2.专利侵权风险评估
该公司市场部要求法务部出具该产品在中国和美国的专利侵权风险调查报告。法务部知识产权经理经过专利侵权检索,发现有如下一些具有出水前端和出水后端的类似本产品的专利(或专利申请)。 公开(公布)号 表2 专利侵权风险检索结果及判断 独立权利要求 侵权分析
一种宠物饮水器,包括水箱、
出水管和出水端头,出水管的前端
连接于水箱,出水管的后端连接于
出水端头的前端,出水端头的后端
设置有一出水口,其特征在于:出
水端头的空腔内自由放置有一弹性
橡胶球,出水口的内壁面设置有一
密封配合部,弹性橡胶球的球面抵
顶于密封配合部。 除了“弹性橡胶球”,本产品覆盖了该权利要求的其他全部技术特征,但是说明书中明确陈述了“弹性橡胶球”相对于不锈钢珠的优势,因此本产品不落入其保护范围 结论 CN102669002A 有效申请 不侵权
CN101642058B
US6758165B
有效专利 一种流动控制装置,包括:(a)构成且尺度为用于与一流体容器配合的盖元件;(b)相对于所述盖元件可动地安装的顶盖,所述顶盖限定本产品覆盖该权利要求一中心开口;及(c)卡在所述盖元件的全部技术特征,属于与所述顶盖之间的球,所述球尺寸相同侵权的情形 为阻碍流体通过所述中心开口;其中,可通过相对于所述盖元件旋转
所述顶盖而建立不同的流动间隙。
一种流动控制装置,包括:(a)构成且尺度为用于与一流体容器配
合的盖元件,所说的盖部件包括多
个环绕设置在其内表面的棘齿;(b)
相对于所述盖元件可动地安装的顶盖,所述顶盖限定一中心开口,并
包括至少一个限定在内表面的齿,当顶盖安装到所述的盖部件时,所
述的至少一个齿与所述棘齿相配
合;及(c)卡在所述盖元件与所述顶
盖之间的球,所述球尺寸为阻碍流
体通过所述中心开口;其中,可通
过相对于所述盖元件旋转所述顶盖
而建立不同的流动间隙;其中,所
述的棘齿在盖部件内表面的整个圆
周上延伸,相邻一对棘齿之间有缝
隙。
(略) 高侵权风险 US7117818B 有效专利 除了“设置在盖部件内表面的棘齿630”及相关技术特征外(参见附图16)外,本产品覆盖了该权利要求的其他技术特征,因此不落入其保护范围 不侵权US6293226B1
失效专利 本产品覆盖该权利要求的全部技术特征
本产品不能覆盖权利要不侵权不侵权US[1**********]A1 (略)
有效申请
求的部分技术特征
通过上述分析可见,目前的产品无论在中国还是在美国都存在严重的专利侵权风险,并且这些专利的权利人都是美国的梅迪亚洛尔有限责任公司(MEDIALORE LLC),经查实,梅迪亚洛尔有限责任公司的子公司Pet
Top Product LLC是一家专业生产高端宠物饮水器的公司,产品面向全球,除美国外,在中国、欧洲、澳大利亚、加拿大也都有专利布局。下图是其产品结构图和产品实物图。
图3 PET TOP产品结构图 图4 PET TOP产品实物图
从产品结构来看,本产品与PET TOP具有明显差别,但是由于在2003年提出申请的美国专利US6758165B撰写了一个很大的保护范围,因此,这类产品都将落入其保护范围,虽然国内企业的产品具有独特的内部结构,仍然落入其保护范围,若出口美国或在国内销售必将与PET TOP产生竞争,侵权风险将非常高。此外,从产品外观看,两类产品非常近似,由此也会引发外观设计存在专利侵权风险的思考,但本文在此不作分析。
上述案例对专利侵权检索的启示是:
(1)高风险专利的保护主题可能并非产品常用的表达方式,本案中专利保护的是“流动控制装置”,这与“宠物饮水器”的表达相去甚远,并且国外一些专利常常会选择一个比较宽泛的主题表述。
(2)检索中,由于关键词选择的原因,可能会漏检一些关键专利,这对侵权检索是致命的,因此,专利侵权检索要适当扩大检索范围,比如本案中的基本检索要素有“水”,会扩展到“液体”、“饮料”等关键词,但若不扩展到“流体”则可能无法获得目标专利。
(3)善用追踪检索策略。对于具有类似产品大量上市的同质竞争对手,要特别关注,可用追踪该竞争对手,去全面了解其专利保护状况。
(4)全部同类产品的相关专利都是目标专利,对同类但结构存在差异的产品的专利,要仔细查看其独立权利要求的保护范围。
(5)分析前,首先确认专利法律状态,仅对有效的专利或申请进行分析,
避免因分析失效专利而付出不必要的劳动。
3.专利性检索和分析
A公司法务部在得知本产品存在上述高度侵权风险的结论后,决定委托中介机构开展专利性检索和分析,并对产品实施专利保护,为赴美出口做好准备。中介机构经过检索,发现除表2中列举的专利文献外,还得到另外的现有技术如下列表3所示。
表3 现有技术列表 文献号
实施方案描述
如下图5,宠物饮水设备包括互相连接
配合的盖部件10(相当于本产品的瓶口
连接部1)和套管40(相当于本产品的
出水部3);在盖部件10的内壁有配合
瓶口用的螺纹,盖部件10的下端有管
12设有螺纹端13(相当于本产品的管体
14);套管40的端部同轴开设有通孔
42,其中设置小球30和起到密封作用的
垫片14。 区别技术特征
结论 US6293226B1 管体14的底壁开设有过中心线的一字槽16;球32是不锈钢球; 未完全公开本产品方案,是最接近的现有技术
如下图6,宠物饮水分配盖包括上套管
部件20(相当于本产品瓶口连接部1)
和中套管部件30(相当于本产品的出水
部3);在上套管部件20的内壁设有螺
纹25,用于连接水瓶;在上套管部件20US[1**********]A1 的下端部突出端22(相当于本产品的管
体14)外围设有螺纹24;中套管部件
30包括在其底部同轴开设的开口36,并在开口36和突出端23之间装设有分配
球40。 管体14的底壁开设有过中心未完全公线的一字槽16;开本产品硅胶密封圈33;方案 球32是不锈钢球
图5 US6293226B的产品结构图 图6 US[1**********]A1的产品结构图
通过与现有技术比较,从区别技术特征来看,“不锈钢球”、“硅胶密封圈”都属于现有技术范畴,“管体14的底壁开设有过中心线的一字槽16”是为了避免动物饮水过程中,钢球抵接管体14下端后封堵水流通道,可认为是对现有技术的改进之一;另一改进点在于,为了匹配更多标准型号的水瓶口,本产品在“瓶口连接部”内面设置了两个不同口径的螺纹。但是,以上区别技术特征是否能被认为对现有技术做出贡献的部分还未可知,还需要专利审查与答辩的博弈。
上述案例对专利性检索的启示是:
(1)区别于侵权检索,专利性检索以检索到最接近现有技术为目标,比对分析本产品或技术方案相对于现有技术的区别技术特征,并由技术人员来衡量这些区别对现有技术是否做出了贡献,以决定是否申报专利,以及申报何种类型的专利。
(2)专利性检索一般不必考虑专利文献的权利要求公开的技术方案,而是考虑利用其描述最详尽的实施例来批露产品技术方案已被公开到何种程度。
(3)不考虑专利法律状态,全部相关专利文献都需要分析。
4.无效检索和分析
该公司法务部知识产权经理分析上述专利性检索结果,认为仅由以上“两个区别技术特征”难以使本产品在美国成功申请专利,因此,决定再次改进设计方案。并制定了按照原方案在国内申请实用新型,按照改进方案在美国申请发明专利的布局策略。在原技术方案基础上增加了“内螺纹直径更大的连接头2,并且连接头2可沿连接体1的外壁上下移动”。改进的技术方案如下图7所示。
图7 本产品改进的技术方案
在国内提交的实用新型申请的独立权利要求为:
一种饮水装置,其特征在于:包括相互配合连接且连通的出水部(3)和瓶口连接部(1),瓶口连接部包括内壁由上而下依次设有大直径内螺纹、小直径内螺纹的连接体;所述连接体的下端面上凸设有带外螺纹的管体(14);出水部包
括底部开设有开口的壳体,开口与所述管体同轴设置;所述壳体内壁设有与管体外螺纹相配合的内螺纹,开口与管体底端之间设有球体。
从属权利要求进一步限定了“所述管体的底壁上开设有过中心线的一字槽”。 该实用新型专利授权后,国内另一竞争企业B认为独立权利要求对其已推向市场的某型产品构成威胁,遂决定对该实用新型专利提起无效。
从前述专利性检索的结果可知,上述独立权利要求相对于最接近的现有技术的区别在于“在瓶口连接部内壁设置了大直径和小直径的内螺纹”以匹配不同口径的水瓶,由于在已检索到的其他相关专利文献中未公开该技术特征,因此还需要在现有技术中寻找能够与最接近的现有技术结合该技术特征的技术启示,本文对此不作深究。
上述案例分析对无效检索的启示是:
(1)无效检索可根据需要,选择部分无效或者全部无效,从而节省工作量,提高可操作性。本案仅针对独立权利要求提起无效即可。
(2)用专利性检索的方式,在检索到充足的证据后,即可中止检索;不必像侵权检索一样做到全面检索。
(3)无效检索针对的是权利要求描述的相对比较宽泛的技术方案,因此,专利性检索的结果全部可用,但反之则不然。
5.专题技术检索
企业A意识到随着宠物用品市场的繁荣,宠物饮水器必将成为未来的市场热点,决定开展专题技术检索。
拟采用的检索思路是:首先对“宠物”、“饮水”两个基本检索要素进行充分表达,然后结合分类号用类似“块检索”的策略进行初检、筛选、分类;然后对重点关注的“便携滚珠式饮水器”进行检索,并特别用“瓶”或“便携”作为限定关键词;最后对统计分析出的重要专利权人进行补充检索。通过上述的一组检索,得到如下检索结果。
由上述检索过程可见,由于目标是要全面获得专题下的检索结果,与另外三类聚焦式的检索思路不同,专题技术检索采用的是发散式的检索思路。
三、小结
理解各类检索结果将在其对应的分析中扮演何种角色,是形成检索指导思想的关键;有了指导思想,就不至于在检索中迷失方向。
专利性检索由于受法律状态、检索范围、检索目标等因素的限制较少,相对容易操作,是企业或代理机构从业人员提升专利申请质量的重要环节;在熟悉专利性检索后,再扩展到实践目标指向性明确专利无效检索,更为合理;专题技术检索实质上是采用了根据专题特点制定的组合检索策略的检索,其重点是组合检索策略的制定和调整,和根据专题技术架构对目标专利文献的筛选和聚类;专利侵权检索相对比较困难,相对于专利性检索需要转换思路,不再是从现有技术中寻找最接近目标技术方案的对比文献,而是寻找能使目标技术方案落入其保护范围或者目标技术方案能够覆盖其独立权利要求全部技术特征的有效专利。
参考文献:
[1] 孟俊娥,周胜生. 专利检索策略及应用[M]. 北京:知识产权出版社,2010.
[2] 罗啸. 企业开展专题技术专利信息分析的检索策略探讨[J]. 电子知识产权,2013年5月号.
[3] 杨铁军. 专利分析实务手册[M]. 北京,知识产权出版社,2012.