宜春学院学报
对“商标淡化”的一点思考
刘丽霞
①
(宁波大学法学院, 浙江 宁波 315211)
[中图分类号]DF52313 [文献标识码]A [文章编号]1671-380X (2005) S0-0055-02 淡化(Dilution ) 的英文原意为“稀释”, 驰名商标淡化
则是指无权使用人在不相同或不类似的商品上使用与驰名商标相同或类似的标识, 利用驰名商标的商业信誉推销自己的商品, 从而冲淡驰名商标的显著性, 贬损其内在价值及识别作用的行为。对淡化的概念, 《美国联邦商标反淡化法》的表述比较具有代表性。该法将淡化定义为“减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为, 不管在驰名商标所有人与他人之间是否存在竞争关系, 或者存在混淆和误解或欺骗的可能性”。对驰名商标进行反淡化保护, 是要禁止在不相同或不类似的商品上使用驰名商标的行为, 但并非任何此行为都构成对驰名商标的淡化, 如Trips 协议第16条第3款要求这种行为“会暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系, 从而注册商标所有人的利益可能因此受损”。对驰名商标淡化问题的研究, 在我国理论界引起了学者们的高度重视。上世纪90年代以来, 已有多篇论文发表, 不少的学术专著对此问题也有所涉及。通过借鉴国外相对成熟的淡化理论, 我国学者对驰名商标的淡化研究取得了一些成绩, 在某些问题上达成了一定的共识, 普遍认为淡化理论能够起到对驰名商标特殊保护的目的。但在审判实践中, 如何具体运用这一理论, 出现了两种貌合神离的观点。一种观点认为我国应在法律中对淡化行为加以规定, 主张修改商标法时查漏补缺或另辟专章, 将反淡化作为驰名商标保护的措施之一纳入其中; 另一种观点认为我国法律对反淡化理论应采谨慎态度, 主张在使用商标淡化理论时要有清醒的认识, 必须考虑立法领域不同而产生的立法效果上的区别。
我们思考是否引进任何一个先进的理论, 不外乎先对这一理论有相当透彻的认识和分析。我国学者在介绍“商标淡化”这一理论时亦然。大多都是从“淡化理论”的起源、概念、特征、性质、表现形式、认定标准、法律救济等几个方面来论述的, 同时也有部分学者涉及到网络环境下驰名商标的淡化问题。上述两种观点都在这些方面肯定了商标淡化理论在保护驰名商标中的作用, 具体到是否要引进, 以及如何引进和运用这一理论, 两种观点各抒己见。以下分别来分析两种观点的理由。
第一种观点的理由如下:
1、“一个驰名品牌(包括产品商标、企业商号等) 被
长此以往, 将会淡化并降低该商标的潜在价值”。
2、承认反淡化制度是一种国际趋势, 我国加入WTO 之后, Trips 协议中第16条第3款也有关于商标淡化的要求:“巴黎公约1967年文本第6条之2, 原则上适用于与注册商标所标识的商标或服务不类似的商品或服务, 只要一旦在不类似的商品或服务上使用该商标, 即会暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系, 从而注册商标所
[1]
有人的利益可能因此受损。”这就是Trips 协议要求各成员国给予驰名商标反淡化权的体现, 而我国加入WTO 则必须承认这一点, 因此, 我国的商标法和反不正当竞争法应该尽快肯定反淡化制度, 规定驰名商标或者知名度较高的商标享受反淡化保护。
3、从理论和社会实践两方面看, 淡化已经成为一种独
立的商标侵权行为, 并有“发展壮大”的趋势, 与此相对应, 我国立法必须对这一现象做出反应, 形成完整、规范的制度。主张对我国的《商标法》进行下列修改:(1) 禁止驰名商标所有人以外的人在任何商品上注册与驰名商标相同或相似的商标。为此, 应对《中华人民共和国商标法》第17条进行修改, 将“与驰名商标相同或相似的商标”列入应被驳回的范围。这种归类是完整的“反淡化”制度的必要组成部分。(2) 将淡化行为规定为商标侵权行为。应对《商标法》第38条进行修改。第38条原来规定了四类侵权行为, 建议增加一项, 将“未经驰名商标所有人的许可, 使用与其商标相同或者近似的商标”认定为侵犯商标专用权的行为。这种认定是禁止此类侵权的基础, 可以弥
[2]
补第一道屏障的漏洞, 进一步打击淡化行为。
4、由于我国的商标法中尚无对驰名商标保护的任何规定, 修改商标法时也可以另辟专章, 将反淡化作为驰名商标保护的措施之一纳入其中, 以保护我国的民族工业的正常发展。
第二种观点理由如下:
1、我国目前的法律法规中尚没有关于反商标淡化的明
确规定。认为商标法第13条的规定与商标淡化理论尚有一定的距离。首先, 商标淡化理论着眼于对驰名商标在非竞争(即非相同或者非近似) 商品或服务上的保护, 禁止他人在相同或近似的商品或服务上使用或注册与驰名商标相同或近似的商标, 是传统商标法混淆理论所一贯坚持的做法, 而非商标淡化理论的特点。其次, 我国法律的上述规定, 虽然对驰名商标提供了“跨类”保护, 但其着眼点仍
不加限制地反复使用到不同档次或者不同类别的商品上,
①
收稿日期:2005-10-21
作者简介:刘丽霞(1979-) , 女, 河北石家庄人, 硕士在读, 主要从事研究方向:知识产权法。
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宜春学院学报 在于避免他人的商标与驰名商标相混淆和误导公众, 而商标淡化理论却要求, 不论他人的商标是否与驰名商标造成假冒、混淆或者误导, 只要对驰名商标造成了“淡化”, 就被认为是侵权, 因而, 商标淡化的理论对驰名商标保护要
[3]
明显强于我国对驰名商标的“跨类”保护的力度。
2、商标淡化理论本身就具有很大的争议性。根据美国
标淡化方面的专门立法, 因此, 我们在实践中运用这一理论时, 很自然的要考虑与国情相适应的问题。因为商标淡化理论根本就不要求是否与驰名商标造成混淆或误导, 只要商标权人认为他人的商标淡化了其驰名商标, 商标权人就可以把对方送上“被告席”, 而对于什么是“商标淡化”, 在目前却很难说清楚, 在这种情况下, 企业的经济实力就在双方的诉讼对抗中具有决定性的意义, 这对于我国的大多数企业来说明显处于不利地位。在该理论的运用中, 我们必须对当前国内企业的品牌竞争力与整体经济实力有一个清醒的认识, 要在不违背国际条约与双边协议的前提下, 尽量选择有利于我国的理论内容。
商标就其本来面目而言, 是一种区别不同商品和服务的商业标记, 以避免消费者在选择商品和接受服务时产生混淆和误导, 因此商标法所直接保护的是消费者的权益。而商标淡化理论则一反传统商标法以消费者为直接保护对象的做法, 转而以保护驰名商标权人为中心。而且不论他人的商标是否与其驰名商标相混淆和误导, 都可以以“淡化”为名追究他人的民事责任, 这实际上使驰名商标的权利人拥有了可以吞噬本可以由他人合理使用商标的社会公众利益的空间的权利。在这一点上, 商标淡化理论有点颠倒主次了。
参考文献与注释:
[1]郑成思1WTO 知识产权协议逐条讲解[M ]1北京:中国
商标法第1127条的规定, 所谓商标淡化指行为人的行为减低了他人对商品和服务的标志力, 而无论:(1) 行为人与他人是否有竞争关系; (2) 是否可能造成假冒或者混淆。但是该条规定在实践中却很不好把握。在淡化的认定上, 美国法院也存在很大的误区, 以第二巡回上诉法院在Lex 2is/Lexus 一案中, Sweet 法官所列的六点因素仍未摆脱混淆
[4]
认定的影子。
3、美国国内也有反对意见, 在美国众议院讨论联邦反
淡化法时, 莫斯金律师(Moskin ) 在反对证言中指出, 传统的混淆理论不仅便于操作, 同时也完全能够应付自如。没有必要再去建立一个谁也说不清楚的淡化理论, 尤其是这一理论正在脱离产品本身, 朝着类似版权和专利一样的绝对垄断权发展, 这样下去势必赋予商标所有人太大的保
[5]
护范围, 妨碍正常的商业贸易。
4、商标淡化理论虽在美国存在了近一个世纪, 现在仍
然具有相当的争议, 美国法院在适用这一理论时也是十分谨慎的, 美国联邦最高法院在Victoria Secret 案中的审判观点实际上已将商标淡化的应用范围大幅缩减。我们在实践中应用这一理论时, 应该注意这一动态, 司法机关也可以充分利用自由裁量权, 在个案审判中进行适时修正。商标淡化实践中要思考的问题很多, 各类问题的解决都要求我
[6]
们持有一种辨正的科学态度。
笔者的观点如下:
商标淡化的理论在美国已存在了近一个世纪, 现在仍然具有相当的争议, 美国法院在适用这一理论时也是十分谨慎的, 美国联邦最高法院的Victoria Secret 一案的判决结果事实上已将商标淡化的应用范围大幅限缩。因此, 我国在引进并在实践中应用这一具有相当争议的理论时, 也应持谨慎的态度, 以避免重复别人已经走过的弯路。
当今世界上除了美国以外, 其他国家都没有关于反商
(上接第46页)
方正出版社,20011691
[2]房芳1驰名商标淡化及其对策[J]1法学11996, (9) 1[3]林海涛1商标淡化理论应慎用[J]1中华商标,2004, (1)1[4]这六点是:商标的近似性; 商标覆盖的商品的类似性; 消
费者的专业程度; 有掠夺性的企图; 在先商标的知名度; 在后商标的知名度。而前两个因素在淡化中可能并不重要, 因为产生淡化的商标恰恰不近似, 商品也恰恰不类似, 否则就无需求助淡化理论。
[5]黄晖1驰名商标和著名商标的法律保护[M ]1北京:法律出版社,200111511
[6]俞志方, 杨仉孙1商标淡化理论之中国辨正[J ]1企业经
济,2005,(1)1
报交流和合作。由于电子商务是一种无国界的贸易, 与传统的贸易相比具有全球化、网络化、开放化的贸易特点, 其高流动性、隐匿性削弱了税务系统获取交易信息的能力, 更会引发诸多国际税收问题。单独一国税务当局很难全面掌握跨国纳税人的情况。这对各国的税收协调提出了更高的要求, 只有通过各国税务机关的密切合作, 收集纳税人来自世界各国的信息情报, 才能掌握他们分布在世界各国的站点, 特别是开设在避税地的站点, 以防进行电子商务交易的企业偷逃税款。这些都离不开国际税收协定的配合和支持。
(六) 提高税务人员的专业素质
税务部门要着力培养一批既精通税收专业知识, 又精通外语、计算机网络技术的高素质复合型人才。税务机关只有从技术上、能力上超越被管理对象的水平, 才能有效地控制电子商务中的应税行为, 打击偷税行为。参考文献:
[1]于鹏1电子商务基础[M ]1电子工业出版社,20041
[2]张宽海1电子商务概论[M ]1电子工业出版社,20031[3]蔡金荣1电子商务与税收[EB/OL ]1http ://www 1cnw 1com 1cn 1
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对“商标淡化”的一点思考
刘丽霞
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(宁波大学法学院, 浙江 宁波 315211)
[中图分类号]DF52313 [文献标识码]A [文章编号]1671-380X (2005) S0-0055-02 淡化(Dilution ) 的英文原意为“稀释”, 驰名商标淡化
则是指无权使用人在不相同或不类似的商品上使用与驰名商标相同或类似的标识, 利用驰名商标的商业信誉推销自己的商品, 从而冲淡驰名商标的显著性, 贬损其内在价值及识别作用的行为。对淡化的概念, 《美国联邦商标反淡化法》的表述比较具有代表性。该法将淡化定义为“减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为, 不管在驰名商标所有人与他人之间是否存在竞争关系, 或者存在混淆和误解或欺骗的可能性”。对驰名商标进行反淡化保护, 是要禁止在不相同或不类似的商品上使用驰名商标的行为, 但并非任何此行为都构成对驰名商标的淡化, 如Trips 协议第16条第3款要求这种行为“会暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系, 从而注册商标所有人的利益可能因此受损”。对驰名商标淡化问题的研究, 在我国理论界引起了学者们的高度重视。上世纪90年代以来, 已有多篇论文发表, 不少的学术专著对此问题也有所涉及。通过借鉴国外相对成熟的淡化理论, 我国学者对驰名商标的淡化研究取得了一些成绩, 在某些问题上达成了一定的共识, 普遍认为淡化理论能够起到对驰名商标特殊保护的目的。但在审判实践中, 如何具体运用这一理论, 出现了两种貌合神离的观点。一种观点认为我国应在法律中对淡化行为加以规定, 主张修改商标法时查漏补缺或另辟专章, 将反淡化作为驰名商标保护的措施之一纳入其中; 另一种观点认为我国法律对反淡化理论应采谨慎态度, 主张在使用商标淡化理论时要有清醒的认识, 必须考虑立法领域不同而产生的立法效果上的区别。
我们思考是否引进任何一个先进的理论, 不外乎先对这一理论有相当透彻的认识和分析。我国学者在介绍“商标淡化”这一理论时亦然。大多都是从“淡化理论”的起源、概念、特征、性质、表现形式、认定标准、法律救济等几个方面来论述的, 同时也有部分学者涉及到网络环境下驰名商标的淡化问题。上述两种观点都在这些方面肯定了商标淡化理论在保护驰名商标中的作用, 具体到是否要引进, 以及如何引进和运用这一理论, 两种观点各抒己见。以下分别来分析两种观点的理由。
第一种观点的理由如下:
1、“一个驰名品牌(包括产品商标、企业商号等) 被
长此以往, 将会淡化并降低该商标的潜在价值”。
2、承认反淡化制度是一种国际趋势, 我国加入WTO 之后, Trips 协议中第16条第3款也有关于商标淡化的要求:“巴黎公约1967年文本第6条之2, 原则上适用于与注册商标所标识的商标或服务不类似的商品或服务, 只要一旦在不类似的商品或服务上使用该商标, 即会暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系, 从而注册商标所
[1]
有人的利益可能因此受损。”这就是Trips 协议要求各成员国给予驰名商标反淡化权的体现, 而我国加入WTO 则必须承认这一点, 因此, 我国的商标法和反不正当竞争法应该尽快肯定反淡化制度, 规定驰名商标或者知名度较高的商标享受反淡化保护。
3、从理论和社会实践两方面看, 淡化已经成为一种独
立的商标侵权行为, 并有“发展壮大”的趋势, 与此相对应, 我国立法必须对这一现象做出反应, 形成完整、规范的制度。主张对我国的《商标法》进行下列修改:(1) 禁止驰名商标所有人以外的人在任何商品上注册与驰名商标相同或相似的商标。为此, 应对《中华人民共和国商标法》第17条进行修改, 将“与驰名商标相同或相似的商标”列入应被驳回的范围。这种归类是完整的“反淡化”制度的必要组成部分。(2) 将淡化行为规定为商标侵权行为。应对《商标法》第38条进行修改。第38条原来规定了四类侵权行为, 建议增加一项, 将“未经驰名商标所有人的许可, 使用与其商标相同或者近似的商标”认定为侵犯商标专用权的行为。这种认定是禁止此类侵权的基础, 可以弥
[2]
补第一道屏障的漏洞, 进一步打击淡化行为。
4、由于我国的商标法中尚无对驰名商标保护的任何规定, 修改商标法时也可以另辟专章, 将反淡化作为驰名商标保护的措施之一纳入其中, 以保护我国的民族工业的正常发展。
第二种观点理由如下:
1、我国目前的法律法规中尚没有关于反商标淡化的明
确规定。认为商标法第13条的规定与商标淡化理论尚有一定的距离。首先, 商标淡化理论着眼于对驰名商标在非竞争(即非相同或者非近似) 商品或服务上的保护, 禁止他人在相同或近似的商品或服务上使用或注册与驰名商标相同或近似的商标, 是传统商标法混淆理论所一贯坚持的做法, 而非商标淡化理论的特点。其次, 我国法律的上述规定, 虽然对驰名商标提供了“跨类”保护, 但其着眼点仍
不加限制地反复使用到不同档次或者不同类别的商品上,
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收稿日期:2005-10-21
作者简介:刘丽霞(1979-) , 女, 河北石家庄人, 硕士在读, 主要从事研究方向:知识产权法。
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宜春学院学报 在于避免他人的商标与驰名商标相混淆和误导公众, 而商标淡化理论却要求, 不论他人的商标是否与驰名商标造成假冒、混淆或者误导, 只要对驰名商标造成了“淡化”, 就被认为是侵权, 因而, 商标淡化的理论对驰名商标保护要
[3]
明显强于我国对驰名商标的“跨类”保护的力度。
2、商标淡化理论本身就具有很大的争议性。根据美国
标淡化方面的专门立法, 因此, 我们在实践中运用这一理论时, 很自然的要考虑与国情相适应的问题。因为商标淡化理论根本就不要求是否与驰名商标造成混淆或误导, 只要商标权人认为他人的商标淡化了其驰名商标, 商标权人就可以把对方送上“被告席”, 而对于什么是“商标淡化”, 在目前却很难说清楚, 在这种情况下, 企业的经济实力就在双方的诉讼对抗中具有决定性的意义, 这对于我国的大多数企业来说明显处于不利地位。在该理论的运用中, 我们必须对当前国内企业的品牌竞争力与整体经济实力有一个清醒的认识, 要在不违背国际条约与双边协议的前提下, 尽量选择有利于我国的理论内容。
商标就其本来面目而言, 是一种区别不同商品和服务的商业标记, 以避免消费者在选择商品和接受服务时产生混淆和误导, 因此商标法所直接保护的是消费者的权益。而商标淡化理论则一反传统商标法以消费者为直接保护对象的做法, 转而以保护驰名商标权人为中心。而且不论他人的商标是否与其驰名商标相混淆和误导, 都可以以“淡化”为名追究他人的民事责任, 这实际上使驰名商标的权利人拥有了可以吞噬本可以由他人合理使用商标的社会公众利益的空间的权利。在这一点上, 商标淡化理论有点颠倒主次了。
参考文献与注释:
[1]郑成思1WTO 知识产权协议逐条讲解[M ]1北京:中国
商标法第1127条的规定, 所谓商标淡化指行为人的行为减低了他人对商品和服务的标志力, 而无论:(1) 行为人与他人是否有竞争关系; (2) 是否可能造成假冒或者混淆。但是该条规定在实践中却很不好把握。在淡化的认定上, 美国法院也存在很大的误区, 以第二巡回上诉法院在Lex 2is/Lexus 一案中, Sweet 法官所列的六点因素仍未摆脱混淆
[4]
认定的影子。
3、美国国内也有反对意见, 在美国众议院讨论联邦反
淡化法时, 莫斯金律师(Moskin ) 在反对证言中指出, 传统的混淆理论不仅便于操作, 同时也完全能够应付自如。没有必要再去建立一个谁也说不清楚的淡化理论, 尤其是这一理论正在脱离产品本身, 朝着类似版权和专利一样的绝对垄断权发展, 这样下去势必赋予商标所有人太大的保
[5]
护范围, 妨碍正常的商业贸易。
4、商标淡化理论虽在美国存在了近一个世纪, 现在仍
然具有相当的争议, 美国法院在适用这一理论时也是十分谨慎的, 美国联邦最高法院在Victoria Secret 案中的审判观点实际上已将商标淡化的应用范围大幅缩减。我们在实践中应用这一理论时, 应该注意这一动态, 司法机关也可以充分利用自由裁量权, 在个案审判中进行适时修正。商标淡化实践中要思考的问题很多, 各类问题的解决都要求我
[6]
们持有一种辨正的科学态度。
笔者的观点如下:
商标淡化的理论在美国已存在了近一个世纪, 现在仍然具有相当的争议, 美国法院在适用这一理论时也是十分谨慎的, 美国联邦最高法院的Victoria Secret 一案的判决结果事实上已将商标淡化的应用范围大幅限缩。因此, 我国在引进并在实践中应用这一具有相当争议的理论时, 也应持谨慎的态度, 以避免重复别人已经走过的弯路。
当今世界上除了美国以外, 其他国家都没有关于反商
(上接第46页)
方正出版社,20011691
[2]房芳1驰名商标淡化及其对策[J]1法学11996, (9) 1[3]林海涛1商标淡化理论应慎用[J]1中华商标,2004, (1)1[4]这六点是:商标的近似性; 商标覆盖的商品的类似性; 消
费者的专业程度; 有掠夺性的企图; 在先商标的知名度; 在后商标的知名度。而前两个因素在淡化中可能并不重要, 因为产生淡化的商标恰恰不近似, 商品也恰恰不类似, 否则就无需求助淡化理论。
[5]黄晖1驰名商标和著名商标的法律保护[M ]1北京:法律出版社,200111511
[6]俞志方, 杨仉孙1商标淡化理论之中国辨正[J ]1企业经
济,2005,(1)1
报交流和合作。由于电子商务是一种无国界的贸易, 与传统的贸易相比具有全球化、网络化、开放化的贸易特点, 其高流动性、隐匿性削弱了税务系统获取交易信息的能力, 更会引发诸多国际税收问题。单独一国税务当局很难全面掌握跨国纳税人的情况。这对各国的税收协调提出了更高的要求, 只有通过各国税务机关的密切合作, 收集纳税人来自世界各国的信息情报, 才能掌握他们分布在世界各国的站点, 特别是开设在避税地的站点, 以防进行电子商务交易的企业偷逃税款。这些都离不开国际税收协定的配合和支持。
(六) 提高税务人员的专业素质
税务部门要着力培养一批既精通税收专业知识, 又精通外语、计算机网络技术的高素质复合型人才。税务机关只有从技术上、能力上超越被管理对象的水平, 才能有效地控制电子商务中的应税行为, 打击偷税行为。参考文献:
[1]于鹏1电子商务基础[M ]1电子工业出版社,20041
[2]张宽海1电子商务概论[M ]1电子工业出版社,20031[3]蔡金荣1电子商务与税收[EB/OL ]1http ://www 1cnw 1com 1cn 1
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