也谈“同样的发明创造只能被授予一项专利权”
同样的发明创造只能被授予一项专利权”实际上就是通常所说的“一发明，一专利”的原则，也是专利制度立法的基本原则之一。只有严格的遵守这一原则，才能使专利制度真正起到鼓励发明创造，促进科学技术和社会经济发展的作用。所以，实施专利制度的各个国家在他们的专利法规中都制定有针对这一原则的条款，用于禁止对同一发明的重复授权。不管是大多数国家采用的先申请制，还是美国所采用的先发明制都体现了这一原则。由于重复授权可能是对同一申请人（发明人）的同样发明，也可能是对不同的申请人（发明人）的同样发明，因此，在专利法的规章中还都有实施这一原则的具体条款，例如，在分案申请条款中有关“主动分案申请提交时间”的规定；在授予专利权条件的新颖性条款中有关“抵触申请”的规定，以及有关两个以上申请人在同一天分别提出的同样发明创造申请的 “协商 ” 规定。 但是，由于我国专利法中规定可授予专利权的“发明创造是指发明、实用新型和外观设计”；由于在我国专利法新颖性判断中有关“抵触申请”的规定针对的只
限于他人而不包括同一人；以及由于我国将“同样的发明创造只能被授予一项专利”的原则规定在专利法实施细则中，因此在专利申请的审查程序中，具体实施“一项发明创造授予一项专利”的原则就比其他国家复杂，困难，并使后续的司法程序处于困境。
其他国家的实用新型（有的国家不存在实用新型）和外观设计不称为专利，所以实用新型和外观设计与“一发明，一专利”原则无关，只需要在发明申请的审查程序中禁止重复授权。对于“在先申请，在后公开”的同样发明申请，在审查新颖性时，根据“抵触申请”的规定，就可禁止任何人在不同日期提出的相同发明申请的重复授权。因为，除日本之外，其他国家有关“抵触申请“的规定不仅适用于他人而且也适用于同一人。虽然日本专利法在有关“抵触申请”中规定了“不适用于同一人”（日本专利法第 29 条之 2 ），但是，日本并不将实用新型称为专利，同时在其他条款中还有相应的限定，例如，日本专利法第 39 条（申请在先原则）（ 3 ）中规定了不同日提出的发明专利申请与实用新型申请相同时，只有在实用新型申请日前提出的专利申请才可以获得专利权。对禁止同一天，由同一人提出的多件同样的发明申请的重复授权，则根据“一发明，一专利”的原则处理。例如，欧洲专利局在“审查指南”有关“抵触申请”中
规定“对同一申请人的同一发明不应当授予两项专利是大多数专利体制接受的原则。有可能允许一个申请人提交说明书相同但权利要求的范围明显不同，且针对不同的发明”，以及对同一人的两件或者多件同一天的同样发明申请，“应当通知该申请人必须对这些申请进行修改，以使它们不再要求同样的发明，或者从中选择一件作为要求授予专利的申请”（欧洲专利局的“审查指南” PART C Charter IV 6.4 ）。又如，美国对两件专利申请范围完全相同的发明，是根据美国专利法（ 35U.S.C ） 101 条有关“一项发明可以获得一项专利”的规定来禁止重复授权。不难看出，其他国家根据他们的法律规定，在审查程序中就可以禁止重复授权，即使出现了重复授权，也可以明确的依法规定将其无效。
然而，在我国，由于发明和实用新型都称为专利，且发明与实用新型的审查程序又不相同，因此不仅要在各自的审查程序中禁止同样的发明或者同样的实用新型的重复授权，而且还要在各自的审查程序中禁止同样的发明和实用新型的重复授权。再有，新颖性审查中“抵触申请”不适用于同一人提出的同样发明、同样实用新型或者同样的发明和实用新型，特别是实用新型不采用早期公开制，而且在符合专利法有关规定条件下，短时间内就可以授权，这必然就导致已授权的实用新型和在
审查中的与其同样的发明申请共存的情况。为解决上述情况，在制定 1993 年的“审查指南”时，曾建议将“同样的发明创造只能授予一项专利”的原则制定到专利法中，以便象美国专利制度中，利用其专利法第 101 条的规定，禁止任何情况下出现的重复授权。但是，由于种种原因，该原则被制定到专利法实施细则中，并且由此，在 2001 年的“审查指南”有关“抵触申请”中派生出“在对一份申请进行审查的过程中，对于同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权，并且尚未授权的申请符合授予专利权的其它条件的，应当通知申请人进行选择。此时，申请人可以放弃其已经获得的专利权，也可以撤回其尚未被授权的申请”的规定（参见“审查指南”第二部分第三章 6.2.2 ）。笔者认为这种规定是不符合“同样的发明创造只能被授予一项专利”的立法原则的。因为，这一原则很清楚的表明对同样的发明创造的授权行为只能有一次，然而根据“审查指南”中的这种规定却使执行授权的专利局在明知对同样的发明创造已经执行过一次授权的情况下，又主动进行第二次授权，显然是有悖于专利制度的立法原则的。而且由于这样的重复授权，使得后续的司法程序复杂。例如，将先授权的实用新型进行转让，然后在与其同样的发明专利申请要获得专利权时，又将该实用新型专利
权放弃，必然使受让人遭受损失并陷入诉讼程序。又如，根据一般常识，不受专利保护的技术是任何人都可以使用的技术，公众在使用了已经被放弃专利权的实用新型后，显然会被授予同样的发明专利权的专利权人指控为侵权。另外，这种重复授权公开允许了发明创造的保护期限可以超出法定的保护期限，这在专利制度中也是不被允许的。例如，早在1968年，美国法院对美国专利局驳回申请人在其原始申请即将被授予专利权之前提出的 CONTINUATION 申请的决定，作出了维持驳回的判决。因为在该案例中，申请人为了获得第二个专利，而在将获得第一个专利之际提出 CONTINUATION 申请，这显然是企图利用覆盖同样发明的两个专利来延长其专利权的期限。美国法院指出“禁止重复授权规则的根本原因就是要防止由一项专利授予的排它权期限的不公正延长，而不管这种延长是如何产生的”（参见 Schneller case ）。其实，这种不公正的延长专利权的期限，使发明人和公众的利益都会受到损害。例如，产品发明人利用实用新型专利不但可以使其同样的发明专利申请在临时保护期间得到保护，而且还可以使其产品的专利保护期限延长，但是由于实用新型对方法发明不予保护，这就使方法的发明人不能得到与产品发明人一样平等的待遇，特别是在保护的期限上存在的不公平。
又如，同一天，不同人，就同样的技术方案提出的申请出现已被授予专利权的实用新型和可以授予专利权的发明申请时，又如何能平衡实用新型专利权人与同样发明申请人之间的保护期限呢？再则，对公众也是不公平的，因为公众在专利法规定的保护期限后仍被禁止制造、使用及销售同样的发明创造。不难看出，根据中国“审查指南”中“对一份申请和一项专利权的处理”规定的实施结果，必将会使专利制度丧失“既保护发明人的利益又维护公众利益”的公正性。
正是由于根据中国专利法有关新颖性中“抵触申请”的规定，以及中国专利法实施细则中有关“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定所派生出来的这种规定，使得专利界人士对北京市高级人民法院以重复授权对舒某一案所作出的判决产生了少有的关注和评论。评论的焦点一般是集中在有关禁止重复授权、同样的发明创造和公有领域的技术的含义上。
然而笔者认为，禁止重复授权的含义，从中文讲应当只有一种解释，那就是不允许有再次进行授权的行为。更进一步，从专利制度的历史看，禁止重复授权仍然也只有这一种含义，不会有第二种解释。关于同样的发明创造，在中国的“审查指南”有关新颖性审查部分已经有
定义和具体规定。各专利制度国家或地域的“审查指南”中也有关于同样发明的规定。例如，欧洲专利局的“审查指南”中，对不同的发明主题作了如下的说明，即在两件专利申请中“不仅它们必须不包含基本相同范围的权利要求，而且一件申请中也不能要求保护与另一件申请中所要求保护的主题，即使文字不同也不被允许”（欧洲专利局的“审查指南” PART C CHAPTER VI 9.6 ）。在美国，审查员或法院判断两件专利申请是否相同时，是根据美国专利法第 102 条（新颖性）和 103 条（非显而易见性）进行的。如果两件专利申请相比没有独占性，或者是显而易见的，即使范围不同，但从法律上讲也认为它们是相同的发明申请（笔者根据所介绍的案例，认为范围不同是指上位和下位的技术方案之间是显而易见的情况），都会以美国专利法第 101 条驳回。所以在我国，根据专利法实施十多年来的专利审查和侵权判定的经验，对具体案例是否属于同样的发明创造应当是不困难的。对于什么是公有领域的技术这样的论题，可能涉及了一个相当广泛的概念，而针对当前的具体案例，似乎应当具体研究在公有领域的技术中，公众可以任意使用的技术是什么。笔者认为，凡是不受专利保护的（包括已放弃专利权的实用新型或发明。按专利法规定，放弃专利权的发明创造不再受专利保护），公众可
以知晓的技术，都应当是公众可以使用的技术。当然，面对当前的现实情况，笔者认为应当立即增加类似“同一发明人对其同一发明创造同时申请实用新型和发明专利时，应当在提交的说明书首段，即技术领域之前写明„本发明创造同时申请发明专利（或实用新型专利）'”的规定，以便使公众和审查员明确该申请的法律状态，避免产生不必要的法律纠纷。
至于考虑使申请人可以利用实用新型申请和发明申请进行转换，实际上由第一次修正的专利法所增加的国内优先权就可以解决。国内优先权之所以没有被申请人利用，一方面是有允许实用新型与发明申请并存的规定，另一方面，由于中国专利法实施细则有关国内优先权的规定中，规定了“申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回”，使得申请人仍然利用前者的规定，而不敢随便利用国内优先权。根据日本专利法第 42条之3 有关国内优先权中“其在先申请是自后一申请提出之日起一年三个月后视为自行撤回”的规定，在我国第一次修正专利法时，也曾提议我国专利法实施细则中应当规定“后一申请提出之日起经过一定时间再将在先申请视为撤回”。但是，由于实用新型的短，平，快审查程序，使得这“一定时间”无法规定。然而这也是急待解决的问题。
总之，如何解决重复授权是当前需要认真研究的问题。不难看出，无论从那个角度分析，在专利法中只有真正的贯彻了“同样的发明创造只能被授予一项专利”的原则，才能使专利制度在科学技术和国民经济中起到真正的促进作用。
也谈“同样的发明创造只能被授予一项专利权”
同样的发明创造只能被授予一项专利权”实际上就是通常所说的“一发明，一专利”的原则，也是专利制度立法的基本原则之一。只有严格的遵守这一原则，才能使专利制度真正起到鼓励发明创造，促进科学技术和社会经济发展的作用。所以，实施专利制度的各个国家在他们的专利法规中都制定有针对这一原则的条款，用于禁止对同一发明的重复授权。不管是大多数国家采用的先申请制，还是美国所采用的先发明制都体现了这一原则。由于重复授权可能是对同一申请人（发明人）的同样发明，也可能是对不同的申请人（发明人）的同样发明，因此，在专利法的规章中还都有实施这一原则的具体条款，例如，在分案申请条款中有关“主动分案申请提交时间”的规定；在授予专利权条件的新颖性条款中有关“抵触申请”的规定，以及有关两个以上申请人在同一天分别提出的同样发明创造申请的 “协商 ” 规定。 但是，由于我国专利法中规定可授予专利权的“发明创造是指发明、实用新型和外观设计”；由于在我国专利法新颖性判断中有关“抵触申请”的规定针对的只
限于他人而不包括同一人；以及由于我国将“同样的发明创造只能被授予一项专利”的原则规定在专利法实施细则中，因此在专利申请的审查程序中，具体实施“一项发明创造授予一项专利”的原则就比其他国家复杂，困难，并使后续的司法程序处于困境。
其他国家的实用新型（有的国家不存在实用新型）和外观设计不称为专利，所以实用新型和外观设计与“一发明，一专利”原则无关，只需要在发明申请的审查程序中禁止重复授权。对于“在先申请，在后公开”的同样发明申请，在审查新颖性时，根据“抵触申请”的规定，就可禁止任何人在不同日期提出的相同发明申请的重复授权。因为，除日本之外，其他国家有关“抵触申请“的规定不仅适用于他人而且也适用于同一人。虽然日本专利法在有关“抵触申请”中规定了“不适用于同一人”（日本专利法第 29 条之 2 ），但是，日本并不将实用新型称为专利，同时在其他条款中还有相应的限定，例如，日本专利法第 39 条（申请在先原则）（ 3 ）中规定了不同日提出的发明专利申请与实用新型申请相同时，只有在实用新型申请日前提出的专利申请才可以获得专利权。对禁止同一天，由同一人提出的多件同样的发明申请的重复授权，则根据“一发明，一专利”的原则处理。例如，欧洲专利局在“审查指南”有关“抵触申请”中
规定“对同一申请人的同一发明不应当授予两项专利是大多数专利体制接受的原则。有可能允许一个申请人提交说明书相同但权利要求的范围明显不同，且针对不同的发明”，以及对同一人的两件或者多件同一天的同样发明申请，“应当通知该申请人必须对这些申请进行修改，以使它们不再要求同样的发明，或者从中选择一件作为要求授予专利的申请”（欧洲专利局的“审查指南” PART C Charter IV 6.4 ）。又如，美国对两件专利申请范围完全相同的发明，是根据美国专利法（ 35U.S.C ） 101 条有关“一项发明可以获得一项专利”的规定来禁止重复授权。不难看出，其他国家根据他们的法律规定，在审查程序中就可以禁止重复授权，即使出现了重复授权，也可以明确的依法规定将其无效。
然而，在我国，由于发明和实用新型都称为专利，且发明与实用新型的审查程序又不相同，因此不仅要在各自的审查程序中禁止同样的发明或者同样的实用新型的重复授权，而且还要在各自的审查程序中禁止同样的发明和实用新型的重复授权。再有，新颖性审查中“抵触申请”不适用于同一人提出的同样发明、同样实用新型或者同样的发明和实用新型，特别是实用新型不采用早期公开制，而且在符合专利法有关规定条件下，短时间内就可以授权，这必然就导致已授权的实用新型和在
审查中的与其同样的发明申请共存的情况。为解决上述情况，在制定 1993 年的“审查指南”时，曾建议将“同样的发明创造只能授予一项专利”的原则制定到专利法中，以便象美国专利制度中，利用其专利法第 101 条的规定，禁止任何情况下出现的重复授权。但是，由于种种原因，该原则被制定到专利法实施细则中，并且由此，在 2001 年的“审查指南”有关“抵触申请”中派生出“在对一份申请进行审查的过程中，对于同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权，并且尚未授权的申请符合授予专利权的其它条件的，应当通知申请人进行选择。此时，申请人可以放弃其已经获得的专利权，也可以撤回其尚未被授权的申请”的规定（参见“审查指南”第二部分第三章 6.2.2 ）。笔者认为这种规定是不符合“同样的发明创造只能被授予一项专利”的立法原则的。因为，这一原则很清楚的表明对同样的发明创造的授权行为只能有一次，然而根据“审查指南”中的这种规定却使执行授权的专利局在明知对同样的发明创造已经执行过一次授权的情况下，又主动进行第二次授权，显然是有悖于专利制度的立法原则的。而且由于这样的重复授权，使得后续的司法程序复杂。例如，将先授权的实用新型进行转让，然后在与其同样的发明专利申请要获得专利权时，又将该实用新型专利
权放弃，必然使受让人遭受损失并陷入诉讼程序。又如，根据一般常识，不受专利保护的技术是任何人都可以使用的技术，公众在使用了已经被放弃专利权的实用新型后，显然会被授予同样的发明专利权的专利权人指控为侵权。另外，这种重复授权公开允许了发明创造的保护期限可以超出法定的保护期限，这在专利制度中也是不被允许的。例如，早在1968年，美国法院对美国专利局驳回申请人在其原始申请即将被授予专利权之前提出的 CONTINUATION 申请的决定，作出了维持驳回的判决。因为在该案例中，申请人为了获得第二个专利，而在将获得第一个专利之际提出 CONTINUATION 申请，这显然是企图利用覆盖同样发明的两个专利来延长其专利权的期限。美国法院指出“禁止重复授权规则的根本原因就是要防止由一项专利授予的排它权期限的不公正延长，而不管这种延长是如何产生的”（参见 Schneller case ）。其实，这种不公正的延长专利权的期限，使发明人和公众的利益都会受到损害。例如，产品发明人利用实用新型专利不但可以使其同样的发明专利申请在临时保护期间得到保护，而且还可以使其产品的专利保护期限延长，但是由于实用新型对方法发明不予保护，这就使方法的发明人不能得到与产品发明人一样平等的待遇，特别是在保护的期限上存在的不公平。
又如，同一天，不同人，就同样的技术方案提出的申请出现已被授予专利权的实用新型和可以授予专利权的发明申请时，又如何能平衡实用新型专利权人与同样发明申请人之间的保护期限呢？再则，对公众也是不公平的，因为公众在专利法规定的保护期限后仍被禁止制造、使用及销售同样的发明创造。不难看出，根据中国“审查指南”中“对一份申请和一项专利权的处理”规定的实施结果，必将会使专利制度丧失“既保护发明人的利益又维护公众利益”的公正性。
正是由于根据中国专利法有关新颖性中“抵触申请”的规定，以及中国专利法实施细则中有关“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定所派生出来的这种规定，使得专利界人士对北京市高级人民法院以重复授权对舒某一案所作出的判决产生了少有的关注和评论。评论的焦点一般是集中在有关禁止重复授权、同样的发明创造和公有领域的技术的含义上。
然而笔者认为，禁止重复授权的含义，从中文讲应当只有一种解释，那就是不允许有再次进行授权的行为。更进一步，从专利制度的历史看，禁止重复授权仍然也只有这一种含义，不会有第二种解释。关于同样的发明创造，在中国的“审查指南”有关新颖性审查部分已经有
定义和具体规定。各专利制度国家或地域的“审查指南”中也有关于同样发明的规定。例如，欧洲专利局的“审查指南”中，对不同的发明主题作了如下的说明，即在两件专利申请中“不仅它们必须不包含基本相同范围的权利要求，而且一件申请中也不能要求保护与另一件申请中所要求保护的主题，即使文字不同也不被允许”（欧洲专利局的“审查指南” PART C CHAPTER VI 9.6 ）。在美国，审查员或法院判断两件专利申请是否相同时，是根据美国专利法第 102 条（新颖性）和 103 条（非显而易见性）进行的。如果两件专利申请相比没有独占性，或者是显而易见的，即使范围不同，但从法律上讲也认为它们是相同的发明申请（笔者根据所介绍的案例，认为范围不同是指上位和下位的技术方案之间是显而易见的情况），都会以美国专利法第 101 条驳回。所以在我国，根据专利法实施十多年来的专利审查和侵权判定的经验，对具体案例是否属于同样的发明创造应当是不困难的。对于什么是公有领域的技术这样的论题，可能涉及了一个相当广泛的概念，而针对当前的具体案例，似乎应当具体研究在公有领域的技术中，公众可以任意使用的技术是什么。笔者认为，凡是不受专利保护的（包括已放弃专利权的实用新型或发明。按专利法规定，放弃专利权的发明创造不再受专利保护），公众可
以知晓的技术，都应当是公众可以使用的技术。当然，面对当前的现实情况，笔者认为应当立即增加类似“同一发明人对其同一发明创造同时申请实用新型和发明专利时，应当在提交的说明书首段，即技术领域之前写明„本发明创造同时申请发明专利（或实用新型专利）'”的规定，以便使公众和审查员明确该申请的法律状态，避免产生不必要的法律纠纷。
至于考虑使申请人可以利用实用新型申请和发明申请进行转换，实际上由第一次修正的专利法所增加的国内优先权就可以解决。国内优先权之所以没有被申请人利用，一方面是有允许实用新型与发明申请并存的规定，另一方面，由于中国专利法实施细则有关国内优先权的规定中，规定了“申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回”，使得申请人仍然利用前者的规定，而不敢随便利用国内优先权。根据日本专利法第 42条之3 有关国内优先权中“其在先申请是自后一申请提出之日起一年三个月后视为自行撤回”的规定，在我国第一次修正专利法时，也曾提议我国专利法实施细则中应当规定“后一申请提出之日起经过一定时间再将在先申请视为撤回”。但是，由于实用新型的短，平，快审查程序，使得这“一定时间”无法规定。然而这也是急待解决的问题。
总之，如何解决重复授权是当前需要认真研究的问题。不难看出，无论从那个角度分析，在专利法中只有真正的贯彻了“同样的发明创造只能被授予一项专利”的原则，才能使专利制度在科学技术和国民经济中起到真正的促进作用。